Cubo di Rubik: il Tribunale UE conferma la nullità del marchio di forma in relazione alla funzione tecnica del prodotto

Il Tribunale dell'Unione europea ha confermato la decisione dell'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) di annullare i marchi UE registrati per la forma tridimensionale del "Cubo di Rubik", atteso che le caratteristiche essenziali di tale forma sono intrinsecamente necessarie per ottenere un risultato tecnico e ciò ne preclude la registrazione come marchio.

La controversia, avviata nel 2013 dalla Verdes Innovations SA contro la Spin Master Toys UK, verte sulla validità di quattro marchi registrati tra il 2008 e il 2012 per "puzzle tridimensionali".

I segni registrati oggetto della contestazione sono i seguenti:

L'EUIPO ha accolto le domande di nullità proposte da Verdes Innovations SA, ritenendo che la combinazione dei sei colori sulle facce del cubo fosse una caratteristica essenziale e funzionale, quindi non registrabile come marchio. Ha constatato che la combinazione dei sei colori diversi è necessaria per ottenere un risultato tecnico e ha concluso, in sostanza, che detti marchi sono stati registrati in contrasto con il diritto dell'Unione Europea.

La SPIN Master Toys UK ha contestato tali decisioni dinanzi al Tribunale dell'Unione Europea, sostenendo che i marchi controversi presentano caratteristiche essenziali che non sono costituite esclusivamente dalla forma e che, in ogni caso, non sono necessarie per ottenere un risultato tecnico.

Il Tribunale dell’Europea, con quattro distinte sentenze del 9 luglio 2025 (causa T-1170/23, causa T-1171/23, causa T-1172/23 e causa T-1173/23) decide di respingere tutti e quattro i ricorsi proposti confermando le decisioni dell’EUIPO.

Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 207/2009, sono esclusi dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico. Occorre evidenziare che il divieto di registrazione delle forme di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 207/2009 ha come obiettivo immediato quello di evitare che il diritto esclusivo e permanente conferito da un marchio serva a prolungare indefinitamente la durata di altri diritti che il legislatore dell'Unione ha voluto assoggettare a termini di prescrizione [v., in tal senso, sentenza del 6 dicembre 2023, BB Services / EUIPO - Lego Juris (Forma di un pupazzo con una sporgenza sulla testa), T‑297/22 punto 25]. L'interesse pubblico sotteso all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 207/2009 è quello di impedire che il diritto dei marchi conferisca ad un'impresa un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche funzionali di un prodotto (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 14 settembre 2010, Lego Juris / UAMI , C‑48/09 P, punto 43 e del 24 ottobre 2019, Forma di un cubo con superfici aventi una struttura a griglia , T‑601/17, punto 43). La corretta applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 207/2009 richiede che le caratteristiche essenziali del segno tridimensionale in questione siano correttamente individuate. L'espressione "caratteristiche essenziali" deve essere intesa come riferita agli elementi più importanti del segno. L'individuazione delle caratteristiche essenziali di un segno deve essere effettuata caso per caso, non esistendo una gerarchia sistematica tra i diversi tipi di elementi di cui può essere costituito un segno. Essa può essere effettuata sia direttamente, partendo dall'impressione complessiva prodotta dal segno, sia esaminando anzitutto, in successione, ciascuno degli elementi che compongono il segno. Di conseguenza, l'individuazione delle caratteristiche essenziali di un segno tridimensionale può, a seconda dei casi, e in particolare in considerazione del grado di complessità di tale segno, essere effettuata mediante una semplice analisi visiva del segno stesso oppure, al contrario, basarsi su un esame approfondito in cui vengono presi in considerazione criteri di valutazione pertinenti, quali sondaggi o perizie, oppure dati relativi a diritti di proprietà intellettuale conferiti anteriormente per i prodotti interessati. Pertanto, l'autorità competente può procedere ad un esame approfondito che tenga conto degli elementi pertinenti per l'identificazione adeguata delle caratteristiche essenziali di un segno, oltre alla rappresentazione grafica e alle descrizioni eventualmente depositate al momento della domanda di registrazione (sentenze del 6 marzo 2014, Pi-Design e a./Yoshida Metal Industry , da C‑337/12 P a C‑340/12 P, punto 54, e del 6 dicembre 2023, Forma di un pupazzo con una sporgenza sulla testa, T‑297/22, punto 105). Sebbene l'individuazione delle caratteristiche essenziali del segno controverso debba, in linea di principio, iniziare dalla valutazione della rappresentazione grafica di tale segno, l'autorità competente può fare riferimento anche ad altre informazioni utili che le consentano di individuare correttamente tali caratteristiche, come la percezione del pubblico di riferimento. Inoltre, né il carattere distintivo degli elementi di un segno né il carattere distintivo acquisito in seguito all’uso di un segno sono pertinenti per determinare le sue caratteristiche essenziali ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009. Le caratteristiche essenziali della forma in questione, nel contesto dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 207/2009, sono determinate allo scopo specifico di esaminare la funzionalità di tale forma. Tale determinazione deve essere effettuata oggettivamente, alla luce del risultato tecnico ottenuto da tale forma.

Una volta individuate le caratteristiche essenziali del segno, l'EUIPO deve ancora verificare se tali caratteristiche svolgano tutte la funzione tecnica o una delle funzioni tecniche dei prodotti di cui trattasi, vale a dire analizzare la funzionalità del segno. Per analizzare la funzionalità di un segno ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 207/2009, le caratteristiche essenziali della forma necessarie per ottenere un risultato tecnico devono essere valutate, per quanto possibile, alla luce della funzione tecnica del prodotto concreto rappresentato. Una siffatta analisi non può essere effettuata senza prendere in considerazione, se del caso, gli elementi supplementari relativi alla funzione del prodotto concreto, anche se non visibili nella rappresentazione (sentenze del 10 novembre 2016, Simba Toys / EUIPO, C‑30/15 P, punti 46 e 48, e del 6 dicembre 2023, Forma di un pupazzo con una sporgenza sulla testa , T‑297/22, punto 111). Pertanto, ai fini dell'analisi della funzionalità di un segno ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 207/2009, il giudice dell'Unione non è vincolato unicamente dalle funzioni visibili dalla rappresentazione grafica del marchio, ma deve prendere in considerazione gli altri elementi del prodotto concreto, come il meccanismo di rotazione nel caso del cubo di Rubik. Tuttavia, il giudice dell'Unione Europea non può aggiungere alla forma del prodotto concreto elementi che non ne facciano parte (sentenze del 3 giugno 2021, Yokohama Rubber e EUIPO / Pirelli Tyre , C‑818/18 P e C‑6/19 P, punti da 62 a 66, e del 6 dicembre 2023, Forma di un pupazzo giocattolo con una sporgenza sulla testa , T‑297/22, punto 112). Benché informazioni che non risultano dalla rappresentazione grafica del segno possano essere prese in considerazione per stabilire se tali caratteristiche svolgano una funzione tecnica del prodotto in questione, tali informazioni devono provenire da fonti oggettive e affidabili e non possono includere la percezione del pubblico di riferimento (sentenze del 23 aprile 2020, Gömböc , C‑237/19, punto 37, e del 6 dicembre 2023, Forma di un pupazzo con una sporgenza sulla testa , T‑297/22, punto 113).

La condizione secondo cui la registrazione di una forma di prodotto come marchio dell'Unione Europea può essere rifiutata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 207/2009, solo se la forma è «necessaria» per ottenere il risultato tecnico desiderato non implica che la forma controversa debba essere l'unica idonea a ottenere tale risultato (sentenze del 14 settembre 2010, Lego Juris / UAMI , C‑48/09 P, punto 53; del 24 ottobre 2019, Forma di un cubo con superfici aventi una struttura a griglia , T‑601/17, punto 46; e del 6 dicembre 2023, Forma di un pupazzo con una sporgenza sulla testa , T‑297/22, punto 46). L'esistenza di altre forme che potrebbero conseguire lo stesso risultato tecnico non costituisce, ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009, una circostanza idonea ad escludere l'impedimento alla registrazione. In altri termini, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 207/2009, osta alla registrazione di qualsiasi forma costituita esclusivamente, nelle sue caratteristiche essenziali, dalla forma del prodotto che è tecnicamente causale e sufficiente a ottenere il risultato tecnico desiderato, anche se tale risultato può essere ottenuto con altre forme che impiegano la stessa soluzione tecnica o un'altra soluzione tecnica.

Nell'esaminare la funzionalità di un segno costituito dalla forma di un prodotto, una volta individuate le caratteristiche essenziali del segno, occorre valutare se tali caratteristiche svolgano la funzione tecnica del prodotto in questione. È evidente che tale esame deve essere effettuato analizzando il segno depositato o contestato, e non i segni costituiti da altre forme di prodotto. La funzionalità tecnica delle caratteristiche di una forma può essere valutata, in particolare, tenendo conto dei documenti relativi a brevetti anteriori che descrivono gli elementi funzionali della forma in questione. Sono escluse dalla registrazione solo le forme di prodotti che incorporano unicamente una soluzione tecnica e la cui registrazione come marchio ostacolerebbe di fatto l'uso di tale soluzione tecnica da parte di altre imprese. La registrazione come marchio di una forma di prodotto puramente funzionale può consentire al titolare di tale marchio di vietare ad altre imprese non solo di utilizzare la stessa forma, ma anche di utilizzare forme simili.

La presenza di uno o più elementi arbitrari minori in un segno, le cui caratteristiche essenziali sono tutte dettate dalla soluzione tecnica che tale segno attua, non modifica la conclusione secondo cui il segno è costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, essendo irrilevante in tale contesto la presenza di caratteristiche non essenziali, prive di funzione tecnica. Il fatto che un elemento essenziale del marchio contestato, necessario per ottenere un risultato tecnico, abbia anche un valore estetico o un carattere insolito non osta all’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 207/2009. Inoltre, il fatto che la combinazione di elementi esclusivamente funzionali apporti un valore estetico complessivo o contribuisca a creare un'immagine ornamentale del marchio contestato non osta all'applicazione dell'impedimento alla registrazione previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 207/2009 (v., in tal senso, sentenze del 19 settembre 2012, Reddig / UAMI – Morleys (Manico di coltello) , T‑164/11, non pubblicata, punto 40, e del 5 luglio 2023, Forma di un contenitore, T‑10/22, punto 49).

Al contrario, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 207/2009, non può essere applicato quando il marchio richiesto o contestato riguarda una forma di prodotto in cui un elemento non funzionale, come un elemento decorativo o di fantasia, svolge un ruolo importante. In tal caso, le imprese concorrenti hanno facilmente accesso a forme alternative con funzionalità equivalente, cosicché non vi è alcun rischio di compromettere la disponibilità della soluzione tecnica. Tale soluzione può, in tal caso, essere incorporata senza difficoltà dai concorrenti del titolare del marchio in forme che non presentano lo stesso elemento non funzionale di quello contenuto nella forma del titolare e che non sono pertanto né identiche né simili a tale forma.

Da quanto precede risulta che l'impedimento alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 207/2009, può applicarsi solo se ciascuna delle caratteristiche essenziali del segno in questione è necessaria per ottenere un risultato tecnico al quale sono destinati i prodotti in questione. Per contro, tale impedimento non si applica in presenza di un elemento non funzionale importante, come un elemento decorativo o di fantasia, che costituisce una caratteristica essenziale di tale segno, ma che non è necessario per ottenere tale risultato tecnico (sentenza del 6 dicembre 2023, Forma di un pupazzo giocattolo con una sporgenza sulla testa , T‑297/22, punto 121). Tuttavia, la presenza di caratteristiche non essenziali - anche non funzionali - non osta all'applicazione di tale impedimento.

In sintesi, l'impedimento alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 207/2009 si applica se tutte le caratteristiche essenziali della forma in questione sono funzionali, a meno che non vi sia almeno una caratteristica essenziale non funzionale, e non importa se una caratteristica non essenziale sia non funzionale.

Alla luce delle predette considerazioni, il Tribunale evidenzia quanto segue: 

• l'espressione "caratteristiche essenziali" deve essere intesa come riferita agli elementi più importanti del segno, al contrario degli elementi arbitrari minori;
• i sei colori specifici posti sulle facce del cubo e la loro presunta "disposizione specifica" non costituiscono una caratteristica essenziale dei marchi contestati; infatti, tali elementi hanno importanza minore e secondaria rispetto alla forma del cubo, alla struttura a griglia e alla differenziazione delle facce del cubo, che sono invece le caratteristiche essenziali dei marchi; i sei colori basici rispondono semplicemente alla funzione di distinguere le facce del cubo per un effetto di contrasto;
• la differenziazione dei quadratini su ciascuna faccia del cubo in sei colori basici è inerente e intrinseca alla forma rappresentata e costituisce parte integrante di tale forma; l'aggiunta di sei colori basici, per di più in una disposizione poco chiara, alla forma tridimensionale funzionale, chiaramente definita e rappresentata dalle linee funzionali della griglia, non osta a che i marchi controversi siano segni costituiti esclusivamente da una forma;
• tutte le caratteristiche essenziali di tale forma sono necessarie per ottenere un risultato tecnico. In particolare, la funzione tecnica della terza caratteristica essenziale, vale a dire la differenziazione in sei colori, è quella di consentire di distinguere, per un effetto di contrasto, ciascuna faccia del cubo, così come ognuno dei quadratini della struttura a griglia che figurano su ciascuna di tali facce.

​In conclusione il Tribunale UE, nel confermare la valutazione dell'EUIPO riguardo al risultato tecnico perseguito dal puzzle tridimensionale, ribadisce che il diritto dei marchi non può essere utilizzato per monopolizzare soluzioni tecniche, ma deve limitarsi alla protezione di segni che svolgono una funzione distintiva, ovvero che identificano l'origine commerciale di un prodotto.

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