Quale giudice è competente in caso di contraffazione del marchio online? La pronuncia della Corte di Cassazione

Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della determinazione della competenza territoriale nelle controversie di proprietà industriale legate all'e-commerce, fornendo chiarimenti sull'art. 120 c.p.i. (Codice della proprietà industriale), con particolare riguardo al rischio del cd. forum shopping e all'individuazione del locus commissi delicti nel contesto della rete internet.

Con atto di citazione la Ratti S.p.A. Société Benefit, storica azienda tessile titolare del marchio registrato «Ratti», conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano, una società, la Ratti S.r.l., che aveva usato, con portata locale, senza mai registrarlo, il segno «Ratti», ma che, da circa un anno, aveva iniziato ad utilizzarlo sul proprio sito web e anche attraverso nota piattaforma «e-commerce». La Ratti S.p.A. chiedeva di accertare la contraffazione del proprio marchio, ai sensi dell’art. 20, lett. b) e c), c.p.i. e dell’art. 9.2 del Regoamento UE n. 2017/2001, e la condotta di concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2598, n. 1, cod. civ., poste in essere dalla convenuta.

Con ordinanza del 14 giugno 2024, a definizione del giudizio, il Tribunale di Milano, in accoglimento dell’eccezione di incompetenza territoriale della convenuta, ha ritenuto che, a Pesaro, ove la Ratti s.r.l. ha la propria sede legale, verrebbe posta in essere l’ipotizzata condotta di messa in commercio di prodotti contraffattori nonché di promozione e pubblicizzazione di beni senza autorizzazione del titolare dei relativi marchi, per cui, anche in base all’art. 120, comma 6, c.p.i., la competenza territoriale a decidere la controversia spetta alla sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Ancona, luogo ove ha sede l’inserzionista e in cui è stata avviata la commercializzazione del prodotto contraffatto, nonché l'attività di promozione e pubblicizzazione dei beni in questione.

Avverso la suddetta pronuncia, la Ratti S.p.A. ha proposto ricorso per regolamento di competenza, affidato a quattro motivi, nei confronti della Ratti S.r.l..

Con ordinanza del 16 novembre 2025, n. 30212, la Corte di Cassazione ha esaminato il primo motivo d'impugnazione ritenendolo infondato e, per l'effetto, ha dichiarato assorbiti gli altri tre motivi di ricorso.

In particolare, la ricorrente, con il primo motivo, ha ritenuto che in maniera erronea il Tribunale abbia escluso la rilevanza del luogo della consegna ai fini del radicamento della competenza ai sensi degli artt. 120. comma 6, c.p.i. e 20, comma 2, c.p.i., laddove nella specie la competenza del Tribunale di Milano derivava dal fatto che a Milano si era verificata la commercializzazione con consegna di prodotti che recano il marchio contraffattorio sulla confezione e nella documentazione commerciale inviata insieme al prodotto.

A tal riguardo, la ricorrente ha ricordato  che l’art. 20, comma 2, c.p.i. fa espresso riferimento, tra gli altri, all’uso del segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità, all’offerta in vendita dei prodotti, alla loro commercializzazione, al cui concetto si deve evidentemente ricondurre la consegna dei beni contestati.

Invece, il Tribunale ritenendo irrilevanti, ai fini della competenza, tutti gli atti successivi all’avvio del procedimento di immissione, nella rete telematica, dei contenuti che determinano la lesione del diritto di privativa, ha arbitrariamente equiparato la semplice «offerta in vendita» del prodotto sulla rete Internet, non acquistato poi, con quella, nettamente diversa, in cui l’offerta stessa si è concretizzata in uno specifico atto di «acquisto del bene con consegna» in un determinato luogo, confutando una pregressa giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1870/1991) e anche di merito e quella della Corte di Giustizia UE (Corte Giust. UE, 6 febbraio 2014, in C-98/13, caso Blomqvist c. Rolex, in cui la Corte ha chiaramente affermato che pubblicità, offerta al pubblico, commercializzazione e consegna sono tutti atti autonomamente rilevanti ai fini della contraffazione e del successivo radicamento di un’azione giudiziaria).

Così interpretando le norme, il Tribunale ha sostanzialmente ritenuto - secondo la ricorrente - irrilevante un fatto (la consegna del prodotto contraffattorio in Italia) sul piano della determinazione della competenza territoriale. Al contrario, se determinati atti rilevano ai fini di integrare l’illecito di contraffazione, gli stessi fatti devono essere ritenuti idonei anche a fondare la competenza territoriale.

Secondo la Corte di Cassazione, i precedenti indicati in motivazione (Cass. 5309/2020 e Cass. 5254/2017) non sono pertinenti, avendo riguardato casi in cui vi era stata solo un’attività di pubblicità e/o di offerta in commercio in Internet, mentre, nel caso di specie, le condotte contestate (non si limitano ad atti di pubblicizzazione e offerta in vendita online, ma) si sono tradotte in specifici atti di vendita e consegna.

 La Corte, ritenendo infondato il primo motivo di ricorso, e per l'effetto assorbiti gli altri tre, ha ricordato che l’ art. 120 del D.L.gs. n. 30/2005 (c.p.i.), che disciplina la competenza giurisdizionale e territoriale relativa alle azioni in materia di proprietà industriale, recita: «1. Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l’autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenze/ delle parti.... 2. Le azioni previste al comma 1 si propongono davanti all’autorità giudiziaria del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, del luogo in cui il convenuto ha la dimora, salvo quanto previsto nel comma 3. Quando il convenuto non ha residenza, né domicilio né dimora nel territorio dello Stato, le azioni sono proposte davanti all’autorità giudiziaria del luogo in cui l’attore ha la residenza o il domicilio. Qualora né l’attore, né il convenuto abbiano nel territorio dello Stato residenza, domicilio o dimora è competente l’autorità giudiziaria di Roma. 3. L’indicazione di domicilio effettuata con la domanda di registrazione o di brevettazione e annotata nel registro vale come elezione di domicilio esclusivo, ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione di atti di procedimenti davanti ad autorità giurisdizionali ordinarie o amministrative. Il domicilio così eletto può essere modificato soltanto con apposita istanza di sostituzione da annotarsi sul registro a cura dell’Ufficio italiano brevetti e marchi. 4. La competenza in materia di diritti di proprietà industriale appartiene ai tribunali espressamente indicati a tale scopo dal D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168. 5. Per tribunali dei marchi e dei disegni e modelli comunitari ai sensi dell’art. 91 Reg. (CE) n. 40/94 e dell’art. 80 Reg. (CE) n. 2002/6 si intendono quelli di cui al comma 4. 6. Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell’attore possono essere proposte anche dinanzi all’autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi. 6-bis. Le regole di giurisdizione e competenza di cui al presente articolo si applicano altresì alle azioni di accertamento negativo anche proposte in via cautelare (comma aggiunto con il D.Lgs. n. 131 del 2010)».

La disciplina della competenza in materia di proprietà industriale, pur recependo, nella prima parte, il prevalente criterio del foro del convenuto declinato sui principi ricavabili dagli artt. 18 e 19 c.p.c., che disciplinano il foro generale delle persone fisiche e delle persone giuridiche, presenta anche proprie e significative disposizioni ai commi 3, 6 e 6 bis del citato art. 120 c.p.i..

Quanto al foro del convenuto, vi sono tre fori generali per le persone fisiche: il luogo della residenza o del domicilio del convenuto e, se questi sono sconosciuti, il luogo della sua dimora. Per le persone giuridiche, si dovrà invece fare riferimento al foro generale collocato presso la sede delle medesime persone giuridiche previsto dall’art. 19 c.p.c..

In via successivamente concorrente, ove il convenuto non abbia né residenza, né domicilio, né dimora nel territorio dello Stato, sono previsti due ulteriori fori generali tra loro alternativi: il luogo di residenza o di domicilio dell’attore.

In via ancora subordinata, è previsto un foro generale per il caso in cui non sia applicabile alcuno dei fori generali precedenti, presso l’autorità giudiziaria di Roma.

Il terzo comma prevede il criterio del domicilio eletto, ai sensi del quale il domicilio indicato nella domanda di registrazione o di brevettazione e annotato nel registro vale come elezione di domicilio esclusivo, ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione di atti di procedimenti davanti ad autorità giurisdizionali ordinarie o amministrative e pertanto, in caso di elezione, il foro del domicilio eletto sarà prevalente rispetto al foro generale indicato dal secondo comma.

Per le sole azioni «fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell’attore», è previsto dal sesto comma l’ulteriore forum commissi delicti.

Infine, il comma 6-bis prevede che tutti i criteri appena visti trovino applicazione per le azioni di accertamento negativo, anche proposte in via cautelare.

In particolare, per quanto interessa il regolamento di competenza in esame, una deroga al principio del foro del convenuto è introdotta al comma 6, secondo il quale per le sole azioni «fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell’attore» (in pratica, azioni di contraffazione), è previsto l’ulteriore forum commissi delicti concorrente, secondo cui tali azioni «possono essere proposte anche dinanzi all’autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi».

Si tratta di un foro alternativo, autonomo e concorrente, specificamente previsto per le azioni di contraffazione, che regola la competenza in favore del soggetto che ha subìto il preteso danno e che può essere applicato solo in presenza di due condizioni coesistenti, e cioè che vi si sia stato o sia prospettato un fatto lesivo e che questo fatto sia stato lesivo di un diritto dell’attore (Cass. n. 22453/2024).

Secondo tale disposizione, la competenza dovrebbe spettare al giudice del luogo della commissione del fatto, ossia al giudice del luogo di commissione del fatto lesivo.

Invece, la norma generale dell’art. 20 c.p.c. fa riferimento anche al luogo in cui l’obbligazione risarcitoria deve essere eseguita.

Viene ricordato che la stessa Corte di Cassazione ha iniziato a prospettare un’interpretazione diretta ad attribuire maggiore ed autonomo rilievo al criterio del forum commissi delicti della normativa industrialistica, qualificando il criterio del comma 6 quale «disciplina speciale e autonoma rispetto a quella prevista dal codice di rito» (l’art. 20 c.p.c.), sicché, anche nel caso di cumulo soggettivo, occorre aver riguardo esclusivamente al locus commissi delicti, senza che l’operatività del criterio possa essere inficiata nei confronti dei litisconsorti facoltativi dal limite sancito dall’art. 33 c.p.c., che in caso di cumulo soggettivo consente di derogare al foro generale dei litisconsorti solo a patto che la controversia sia proposta innanzi al foro generale di uno di essi (Cass. 13 ottobre 2011, n. 21192; Cass. 1° marzo 2017, n. 5254; Cass. 27 ottobre 2016, n. 21776).

La Suprema Corte, con ordinanza n. 5309/2020, si è poi pronunciata su un regolamento di competenza nell'ambito di una controversia su contraffazione di un marchio attuata attraverso la promozione pubblicitaria sula rete internet.

A tal riguardo, la Corte ha evidenziato che, nei casi di contraffazione a mezzo internet, il mezzo digitale consente non solo la pubblicizzazione, ma anche l’e-commerce dei prodotti contraffatti e rappresenta quindi l’ipotesi per eccellenza di «illecito diffuso», essendo di tutta evidenza che le attività di rete che avvengono in un contesto cibernetico sfuggono ad ogni tentativo di localizzazione di tipo geografico, poiché l’ubiquità della rete porta un dato contenuto caricato online ad essere visibile ovunque nell’ambito del territorio nazionale, con potenziale coinvolgimento di chiunque abbia accesso alla rete, ovunque sul territorio.

La Suprema Corte, nel precedente del 2020, ha affermato che:

• in materia di proprietà industriale è operante un criterio speciale, diverso da quello di cui all’ art. 20 c.p.c., in quanto l’art. 120, comma 6, c.p.i. prevede, infatti, che «le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell’attore possono essere proposte anche dinanzi all’Autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi» e tale criterio è costituito dalla condotta dell’agente, e non dal pregiudizio che ne deriva al danneggiato, rilevando, in base alla suddetta norma, il luogo in cui sono compiuti i fatti generatori del danno, e non il luogo in cui si è prodotto quest’ultimo;
• con riguardo a tale criterio, locus commissi delicti, vi è l’esigenza di «delimitazione spaziale della condotta illecita», in particolare nel caso di lesione della privativa attuata a mezzo di Internet, «giacché anche in tale ipotesi esiste il rischio - derivante, nella specie, dalla ubiquità della rete telematica - di creare una situazione di incertezza sul piano della individuazione del foro della contraffazione: rischio che, attraverso la postulazione di una estensione incontrollata del locus commissi delicti, finisce per generare, a cascata, una competenza territoriale diffusa delle sezioni specializzate in materia di impresa e una legittimazione della pratica del c.d.forum shopping (con gli inconvenienti a ciò connaturati: primo tra tutti quello di apportare un vulnus al principio di precostituzione del giudice naturale)»;
• anche la Corte di Giustizia (Corte giust. UE 19 aprile 2012, C-523/10, Wintersteiger, 34) ha dato rilievo, quale fatto generatore di un eventuale danno al diritto dei marchi, al comportamento dell’inserzionista che utilizza il servizio di posizionamento per la propria comunicazione commerciale, ritenendo che la competenza giurisdizionale, con riguardo alla detta fattispecie dell’uso di key-word eguale a un marchio nazionale registrato, si può radicare nello Stato membro sia dello Stato membro in cui tale marchio è registrato sia del luogo di stabilimento dell’inserzionista, e il medesimo principio è stato ripreso dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, infatti, ove la condotta asseritamente illecita consista nella pubblicizzazione di un prodotto su un sito Internet, il locus commissi delicti, idoneo a costituire un significativo collegamento ai fini della competenza giurisdizionale ai sensi dell’art. 5.3 reg. (CE) n. 44/2001, va individuato «in quello di stabilimento dell’inserzionista, trattandosi del luogo in cui è stato deciso ed avviato il processo tecnico finalizzato alla visualizzazione dell’annuncio commerciale» (Cass., sez. unite, 10 settembre 2013, n. 20700; il principio si trova ripreso in Cass. n. 5254/2017 con specifico riferimento al tema della competenza interna e in relazione all’ipotesi di commercializzazione di modelli contraffatti su di un sito web, è stato difatti affermato che la competenza per territorio spetta, ai sensi dell’art. 120, comma 6, c.p.i., al giudice nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi, da individuarsi nel luogo di stabilimento dell’inserzionista, ove sia stato avviato il processo tecnico finalizzato alla visualizzazione dell’annuncio, o, in alternativa, è competente il giudice del luogo in cui ha sede la società che gestisce il sito);
• in conclusione, «in ogni altro caso in cui si faccia questione di violazione dei diritti di proprietà industriale a mezzo di internet», quel che rileva, per il radicamento della competenza ex art. 120, comma 6, c.p.i., è «la condotta consistente nell’avvio del procedimento di immissione, nella rete telematica, dei contenuti che determinano la lesione del diritto di privativa» e, nel caso allora in esame, doveva dunque valorizzarsi il dato della predisposizione, nel sito Internet booking.com, di parole chiave che evocavano il marchio dell’attrice e il luogo in cui ciò si verificava era quello di stabilimento, quindi della sede, dell’inserzionista.

Secondo tale orientamento, quindi, per scongiurare gli evidenti rischi di forum shopping legati al mezzo digitale, il forum commissi delicti di un illecito contraffattorio attuato tramite internet va individuato nel luogo della commissione del fatto, cioè dove è stata tenuta la condotta lesiva e non dove si è verificato il danno e si deve fare riferimento o al giudice del luogo di stabilimento dell’inserzionista, ove è stato avviato il processo tecnico finalizzato alla visualizzazione dell’annuncio, o, in alternativa, al giudice del luogo in cui ha sede la società che gestisce il sito.

Solo in tale luogo, infatti, si realizza quel collegamento significativo, sotto il profilo della competenza giurisdizionale, con la controversia, che giustifica l’applicazione della competenza speciale, in virtù del criterio di «prossimità alla controversia», consentendo al giudice adito di raccogliere le prove necessarie con maggior facilità, e dell’«effettivo collegamento particolarmente stretto» con la controversia che ne giustifica l’incardinamento presso un foro diverso da quello delle regole generali.

La Corte, nel 2020, ha richiamato, pur nella diversità dei contesti normativi, la Corte di Giustizia 19 aprile 2012, causa C-523/10, Wintersteiger c. Products 4U Sondermaschinenbau GmbH, in materia di contraffazione di marchio nazionale e di applicazione del Regolamento n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Si trattava, in particolare, di un caso di contraffazione di marchio registrato in uno Stato membro (Austria) a causa dell’uso, da parte di un inserzionista (con sede in Germania), di una parola chiave identica a detto marchio sul sito Internet di un motore di ricerca operante con un dominio nazionale di primo livello di un altro Stato membro (dominio tedesco.de), accessibile anche nel primo Stato membro (Austria). In tale decisione la Corte UE ha riconosciuto la giurisdizione il relazione al luogo di verificazione dell’evento dannoso di cui all’art. 5 Reg.CE n. 44/2001: (i) dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui il marchio nazionale è registrato, a titolo di luogo di concretizzazione del danno (locus damni); (ii) dinanzi ai giudici dello Stato membro dello stabilimento dell’inserzionista quale luogo ove è deciso l’avvio del processo tecnico finalizzato alla visualizzazione degli annunci, a titolo di luogo del fatto generatore del danno (locus actus).

In conclusione, secondo la Corte di Cassazione deve ritenersi che, nel caso in cui l’offerta in vendita sia avvenuta sul web, ai sensi dell’art.120, comma 6, c.p.i., ai fini della competenza territoriale del giudice, il luogo della commissione del fatto, cioè dove è stata tenuta la condotta lesiva, va individuato nel luogo di stabilimento dell’inserzionista, ove è stato avviato il processo tecnico finalizzato alla visualizzazione dell’annuncio e alla conclusione dell’acquisto (anche con pagamento del corrispettivo), o, in alternativa, nel luogo in cui ha sede la società che gestisce il sito, non anche nel luogo dove la consegna del bene è in concreto avvenuta.

E, con riguardo alla doglianza di cui al quarto motivo d'impugnazione (in punto di contestazione della ritenuta irrilevanza del foro dell’attore o della sede ove si è prodotto l’evento dannoso, ex art. 20 c.p.c.), si deve confermare l’orientamento secondo il quale «In tema di competenza territoriale nelle cause in materia di proprietà industriale (nella specie, di contraffazione di brevetto), il criterio stabilito dall’art. 120, comma 6, del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale), che prevede la competenza della "autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi", non è suscettibile di deroga, trattandosi di norma speciale rispetto al "genus" degli artt. 18 e 19 cod. proc. civ., i quali legittimano la deroga per ragioni di connessione, ove siano ricorrenti le condizioni indicate dall’art. 33 cod. proc. civ. in tema di cumulo soggettivo».

L’art. 120, comma 6, c.p.i., integra quindi una norma speciale che prevale sull’ art.20 c.p.c.

Per tutto quanto sopra esposto, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso per regolamento di competenza.