Il caso Max&Co: l’impatto della notorietà sul confronto tra i prodotti e servizi non affini

di Flavia Tamburrini

Con una recente decisione, la Divisione di Opposizione dell’EUIPO ha fornito importanti chiarimenti sull’impatto della notorietà di un marchio nel settore della moda in relazione a prodotti e servizi non affini.

Con opposizione del 15 maggio 2024, Max Mara Fashion Group S.r.L., titolare del marchio anteriore Max&Co per i prodotti abbigliamento e borse della classe 18 e 25, ha presentato opposizione contro la domanda di marchio dell’UE   per i servizi di trasporto della classe 39.

Valutazione delle prove della notorietà

L’opponente ha basato l’opposizione sulla notorietà del marchio anteriore ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE. Per dimostrare la notorietà del marchio Max&Co, l’opponente ha depositato la seguente documentazione:

• Affidavit su volumi di fatturato, spese pubblicitarie, numeri di negozi;
• Estratti di riviste di moda (es. Cosmopolitan, Elle, Vanity Fair e Vogue) e di articoli di giornale;
• Sentenze emesse da Tribunali italiani e l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM);
• Schermate del sito web dell’opponente.

Esaminate tali prove, l’EUIPO ha ritenuto che il marchio anteriore godesse di notorietà in Italia, quantomeno in relazione ad articoli di abbigliamento.

Valutazione del “nesso” tra i segni

Per giurisprudenza consolidata, al fine di stabilire l’esistenza di un rischio di pregiudizio, è necessario dimostrare che, tenuto conto di tutti i fattori pertinenti, il pubblico interessato stabilirà un nesso (o un’associazione) tra i segni.

Tra i fattori pertinenti per l’esame di un eventuale «nesso» vi sono (27/11/2008, C‑252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):

• il grado di somiglianza tra i segni;
• la natura dei prodotti o dei servizi, compreso il grado di somiglianza o di differenza di tali prodotti o servizi nonché il pubblico rilevante;
• il livello di notorietà del marchio anteriore;
• il carattere distintivo, intrinseco o acquisito grazie all’uso, del marchio anteriore;
• l’esistenza di un rischio di confusione in parte del pubblico.

Nel caso di specie, l’EUIPO ha ritenuto i segni altamente simili, in virtù della condivisione dell’elemento Max&Co, il marchio anteriore notorio, nonché dotato un carattere distintivo normale.

Quanto ai prodotti e servizi, l’EUIPO, pur ritenendo i prodotti e servizi non affini, ha rinvenuto degli elementi di contatto, rilevanti ai sensi dell’Art. 8(5) RMUE:

“Ed infatti, i servizi di trasporto possono, in astratto, riguardare qualsiasi tipo di categoria merceologica, inclusi prodotti nel settore dell’abbigliamento. Inoltre, la moderna era digitale impone di prendere in considerazione le odierne prassi di commercio online, dove i produttori di vestiti giocano spesso un ruolo proattivo anche nella spedizione e trasporto degli stessi, una volta acquistati presso le loro pagine internet o piattaforme digitali dedicate.

Prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti nel caso di specie e ponderando l’importanza degli stessi, si conclude che trovandosi di fronte al marchio contestato i consumatori interessati saranno probabilmente in grado di operare un’associazione con il segno anteriore, ossia di stabilire un “nesso” mentale tra i segni. In particolare, nel trovarsi di fronte ad un vettore che utilizza il segno “MAX & CO” essi potrebbero essere portati a pensare di essere di fronte ai servizi di spedizione e trasporto offerti dal noto produttore di vestiti, o in maniera più generica, che la merce trasportata provenga da tale impresa”.

Valutazione dell’indebito vantaggio (parassitismo)

L’EUIPO ha poi valutato il rischio che l’immagine e le caratteristiche del marchio notorio fossero trasferite ai servizi designati dal marchio contestato, con ciò facilitandone la commercializzazione.

Secondo l’Ufficio, tenuto conto della particolare rilevanza della logistica e degli acquisti online nel settore della moda:

“il marchio contestato potrebbe trarre indebito profitto dalla reputazione del marchio dell’opponente, suggerendo una sua specializzazione nel trasporto di merci legate al settore della moda e inducendo così il consumatore a ritenere che l’opponente incarni quegli standard di attenzione e precisione propri della movimentazione di tali prodotti senza che la richiedente debba costruirsi una reputazione commerciale in tal senso.

Inoltre, l’accostamento con il marchio dell’opponente porterebbe il consumatore ad attribuire alla richiedente le medesime capacità logistiche di una casa di moda ampiamente presente sul territorio italiano, riconoscendole la stessa abilità nella gestione di flussi di lavoro legati a un elevato volume di prodotti, con la puntualità e la precisione che ci si aspetterebbe da un’eccellenza nel settore dell’abbigliamento”.

Alla luce di quanto precede, l’EUIPO ha accolto l’opposizione e respinto la domanda di marchio per tutti i servizi rivendicati.