Arte, parodia e marchi rinomati: il Tribunale di Roma nega la tutela cautelare ai titolari del marchio “Miss Italia” contro la cantante Ditonellapiaga

di Claudia Racco e Chiara Pedroli

"Il titolo di un album svolge una funzione ontologicamente diversa da quella del marchio: esso identifica un’opera nella sua individualità, ne descrive il contenuto e le peculiarità, e si inserisce pienamente nell’esercizio della libertà espressiva dell’autore".

Il caso

La titolare esclusiva dei marchi registrati “Miss Italia” e “Concorso Nazionale Miss Italia” ha adito il Tribunale di Roma in via cautelare ex art. 700 c.p.c. e art. 131 D.Lgs. n. 30/2005, contestando l’imminente uscita di un album discografico recante la denominazione “Miss Italia” e una copertina raffigurante la cantante Ditonellapiaga con la corona della vincitrice del concorso di bellezza e ulteriori elementi “a mo’ di sberleffo”, nonché di un brano musicale omonimo. Le ricorrenti hanno chiesto l’inibitoria all’uso del segno, il ritiro delle copie dell’album dal commercio, la rimozione del titolo dalle piattaforme digitali e la fissazione di una penale, mentre le resistenti hanno opposto l’uso descrittivo e ironico della locuzione e la sussistenza di un “giusto motivo” ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. n. 30/2005.

La disamina del Tribunale

Il Tribunale ha escluso la sussistenza del fumus boni iuris per tutti e tre i livelli di tutela previsti dall’art. 20 D.Lgs. n. 30/2005.

Lett. a) – Identità del segno. Il Tribunale ha escluso l’identità tra i segni in quesitone in quanto i marchi registrati “Miss Italia” sono segni complessi, composti da elementi denominativi e figurativi – quali il profilo femminile stilizzato con una corona, la fascia diagonale e una combinazione cromatica specifica –, questi ultimi del tutto assenti nel semplice titolo dell’album. Inoltre, il Giudice ha osservato come, pur valorizzando il solo elemento denominativo del marchio, i settori di riferimento – concorso di bellezza e settore discografico – non sono in alcun modo sovrapponibili, escludendo pertanto il requisito dell’identità ex art. 20, lett. a) D.Lgs. n. 30/2005.

Lett. b) – Rischio di confusione. Tra gli elementi valorizzati dal Tribunale rientrano la mancata allegazione di elementi probatori idonei a dimostrare l’affinità tra i due settori di riferimento e la circostanza che la classificazione di Nizza applicata al marchio – che comprende gioielleria, cosmetica, abbigliamento e altri comparti – non includa in alcun caso il settore musicale o discografico, con conseguente esclusione di qualsiasi rischio di confusione. Il Tribunale richiama a sostegno il precedente del Tribunale di Milano (ord. 31 dicembre 2009), secondo cui l’uso di un marchio notorio in ambito musicale, ed in particolar modo se usato in chiave parodistica, non genera confusione nel consumatore medio, dotato di sufficiente avvedutezza tale da percepire immediatamente il vero scopo dell’opera.

Lett. c) – Marchio rinomato e “giusto motivo”. Il Tribunale ha riconosciuto che la rinomanza del marchio “Miss Italia” è pacifica. Tuttavia, ha ritenuto che le ricorrenti non abbiano assolto al proprio onere di allegare e provare il vantaggio indebito che le resistenti avrebbero tratto dall’uso della locuzione e/o il pregiudizio arrecato all’immagine o alla reputazione del marchio. Il Tribunale ha quindi escluso l’operare della lettera c) dell’art. 20 c.p.i., chiarendo che tali requisiti – richiesti in via alternativa dalla norma – non possono ritenersi sussistenti in re ipsa per la sola notorietà del marchio.

L’esimente artistica

Il passaggio più rilevante dell’ordinanza riguarda il riconoscimento del “giusto motivo” nella cd. esimente artistica. Il Tribunale osserva che il titolo di un album svolge una funzione ontologicamente diversa da quella del marchio: esso identifica un’opera nella sua individualità, ne descrive il contenuto e le peculiarità, e si inserisce pienamente nell’esercizio della libertà espressiva dell’autore.

Nel merito, secondo l’interpretazione del Tribunale, la locuzione “Miss Italia” non è utilizzata con finalità pubblicitarie, ma in chiave descrittiva: il richiamo non è al marchio o al concorso di bellezza in sé, bensì al “tipo di donna che vince il concorso”, con una descrizione in parte critica, in parte ironica e autoironica, insostituibile con altra espressione poiché costituisce una sintesi linguistica volta a identificare un particolare “tipo umano”. Analoghe considerazioni vengono svolte per la copertina dell’album, che il Tribunale riconduce a una manifestazione di libertà espressiva proporzionata e formalmente corretta.

Sul piano dei diritti fondamentali, il Tribunale opera un esplicito bilanciamento tra la tutela della proprietà industriale (artt. 41 e 42 Cost.) e la libertà di espressione artistica garantita dall’art. 21 Cost., dall’art. 11 CDFUE e dall’art. 10 CEDU, richiamando altresì il Considerando 27 della Direttiva 2015/2436, secondo cui l’uso di un marchio per fini artistici è corretto purché conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale.

L’esito

Il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso cautelare per assenza di fumus boni iuris. Le ricorrenti sono state condannate alla rifusione delle spese di lite in favore delle resistenti, liquidate in Euro 5.800,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.

Il provvedimento si inserisce nel solco di una giurisprudenza sempre più attenta a definire i confini entro cui l’uso parodistico, critico o artistico di un segno altrui può sottrarsi allo ius excludendi, confermando la tendenza a leggere il diritto dei marchi alla luce del sistema dei diritti fondamentali.

Il contenzioso è tuttavia destinato a proseguire nei gradi successivi.