Tribunale Roma 30/07/2026 [Marchi di forma e marchi tridimensionali - Forma del prodotto o della confezione necessaria per il raggiungimento di un risultato tecnico - Impedimento assoluto ex art. 9, co.1, lett. b), c.p.i. - Esistenza di forme alternative]

Marchi di forma e marchi tridimensionali - Forma del prodotto o della confezione necessaria per il raggiungimento di un risultato tecnico - Impedimento assoluto ex art. 9, co. 1, lett. b), c.p.i. - Esistenza di forme alternative - Irrilevanza - Sanatoria mediante secondary meaning ex art. 13, co. 3, c.p.i. - Inapplicabilità ex art. 9, co. 2, c.p.i. - Rilevanza degli investimenti pubblicitari e dei sondaggi demoscopici - Esclusione - Requisito della novità ex art. 12, co. 1, lett. a), c.p.i. - Mancanza - Preuso e tollerata coesistenza sul mercato di prodotti analoghi - Percezione del consumatore -  Inibitoria - Misura coercitiva indiretta (art. 614-bis c.p.c. e art. 131 c.p.i.) - Determinazione della penale nei rapporti con la Grande Distribuzione Organizzata (GDO) - Criteri.

 

SENTENZA

n. 11758/2026 pubbl. 30/07/2026

(Presidente: dott.ssa Laura Cenofanti - Relatore: dott. Maria Pia De Lorenzo)


 

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 28393 del RGAC dell’anno 2021, avente ad oggetto “Marchio” decisa ai sensi dell’art. 189 c.p.c. sulle conclusioni assunte dalle parti all’udienza di precisazione e successivo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica

TRA

Parte_1,

rappresentata e difesa come in atti dagli Avv.ti Luca Ghedina, Lorenzo Gyulai, Ettore Fassina e Claudia Scapicchio;

ATTORE

E

Controparte_1,

rappresentata e difesa come in atti dagli Avv.ti Paolina Testa, Paolo Zucconelli, Domenico De Simone, Filippo Calda ;

CONVENUTO

CONCLUSIONI

PER L’ATTORE:

Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda,

NEL MERITO

in via principale:

- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in atti, la nullità del marchio tridimensionale italiano n. 302019000031937, del 24.05.2019-25.03.2020, trasmettendo copia della sentenza all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ex art. 122, co. 8, c.p.i., ai fini delle annotazioni nel registro di cui al comma 5 del medesimo articolo;

rigettare integralmente, in quanto infondate in fatto e in diritto, le domande riconvenzionali proposte dalla convenuta e le conseguenti misure;

in subordine:

nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta validità del marchio contestato, dichiarare che le attività di produzione e commercializzazione da parte di Parte_2 [...] a due camere di cui in atti, nelle diverse versioni illustrate e recanti i diversi marchi su di esse apposti, e dunque sia a marchi propri dell'attrice sia a marchi di terzi, sono lecite e non interferiscono con i diritti di marchio della convenuta;

in ogni caso:

inibire alla convenuta la prosecuzione di azioni di disturbo nei confronti di clienti di Parte_1 dirette ad ostacolarne l'acquisto delle vaschette a due camere commercializzate da Parte_1 e/o basate sulla minaccia di azionamento dei predetti diritti di marchio;

con fissazione di penalità di mora pari a Euro 50.000,00 per ogni inosservanza della disposta inibitoria;

con vittoria di spese e compensi, liquidati ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55/2014, oltre rimborso forfetario spese generali al 15% (art. 2, Decreto Ministeriale n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. come per legge e successive occorrende, oltre alle spese di eventuale consulenza tecnica.

IN VIA ISTRUTTORIA

si chiede, laddove ritenuto necessario a fronte delle contestazioni avversarie in merito alle produzioni offerte, l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi, preceduti dalla locuzione VERO CHE:

a) confermo integralmente il contenuto della dichiarazione da me sottoscritta, sub doc. 79, che mi si rammostra;

b) il mio ingresso nell'Ufficio acquisti di Latte Montagna (allora denominata Mila) è avvenuto nel 1995 e posso confermare, avendone esperienza diretta, che i rapporti con i diversi fornitori della vaschetta bicomparto e delle relative capsule, succedutisi nel tempo (Waller, Volpini de' Maestri, Nyco, Alucap, Bellaplast, SwissPrimePack), hanno riguardato, dall'inizio della mia permanenza in azienda e con continuità sino ad oggi, sia prodotti a marchi Mila sia prodotti a marchi di terzi cd. private label;

c) nel corso del periodo di fornitura a CP_2 la domanda relativa ai prodotti in vaschetta bicomparto allora prodotti da Parte_1 (Persona_1 Fruttghurt, Castel Tirolese, CP_2 Due Bontà) in più occasioni superò la capacità produttiva dei macchinari dei fornitori adibiti alla loro produzione, rendendo necessari turni di lavoro straordinario anche nei fine settimana, come ad es. risulta dal doc. 76, che mi si rammostra, datato marzo 1996;

d) le abbreviazioni "Croc. Cast. 150" e "Crocc. Cast. Tir" riprodotte nel doc. 48 che mi si rammostra, riguardano il prodotto a base di yogurt commercializzato da [...] Pt 1 nella vaschetta bicomparto con associato condimento croccante e denominato Castel Tirolese;

e) le espressioni "Fruit 150" e "Fruit Yoghurt 150" riprodotte nel doc. 48 che mi si rammostra, riguardano il prodotto a base di yogurt commercializzato da Parte_1 nella vaschetta bicomparto e denominato Fruttghurt e anche Fruit Yoghurt;

f) il doc. 89 che mi si rammostra è un estratto dal sistema gestionale di Parte_1 da me interrogato e rappresenta i quantitativi di capsule e relative vaschette bicomparto acquistate da Parte_1 nel periodo 1998-2000;

g) il doc. 94 che mi si rammostra è un estratto dal sistema gestionale di Parte 1 da me interrogato e rappresenta i quantitativi di prodotti commercializzati da [...] Pt 1 in vaschette bicomparto nel periodo 2011-2012;

h) nella mia veste di Direttore generale di Parte_1 dal 2004 al 2022, posso confermare, avendone conoscenza diretta, che la vendita di prodotti in private label (terzi distributori, sia produttori di latticini sia catene di supermercati) ha progressivamente acquistato importanza sempre maggiore rispetto alle vendite a marchi Mila, passando da un rapporto percentuale 60-40 al mio ingresso in azienda ad un rapporto percentuale 80-20 alla mia uscita nel 2022;

i) quando fu da me sottoscritto l'accordo con Müller del 2009, relativo al contenzioso tedesco, di cui al doc. 9 che mi si rammostra, Parte_1 (allora denominata Milkon) era già da anni presente sul mercato nazionale italiano con prodotti a base di yogurt in vaschetta bicomparto, sia a marchi propri sia a marchi di terzi o private label (produttori di latticini e catene di supermercati);

j) il riferimento al termine Vertriebspartner nella clausola 8 dell'accordo sottoscritto nel 2009 tra Parte_1 (allora denominata Milkon) e Müller, di cui al doc. 9 che mi si rammostra, era inteso con riferimento ai partner commerciali di Parte_1 che ne distribuivano in Italia i prodotti in vaschetta bicomparto, sia a marchi di Parte_1 sia a marchi propri in private label (produttori di latticini e catene di supermercati);

k) la fornitura in private label a Lombardini Discount S.p.a. (LD) nel periodo 2004-2007, di cui al doc. 20 che mi si rammostra, era relativa tra gli altri a prodotti a base di yogurt e condimento in vaschetta bicomparto di Pt_1 Latte (allora denominata Milkon) e recanti i nomi commerciali “spuntino” o “bicomparto spuntino”;

l) nella mia veste di Responsabile logistica di Parte_1 (allora denominata Milkon) dal 2005 al 2012 e di Direttore commerciale della stessa dal 2013 al 2023, posso confermare, avendone conoscenza diretta, che la vendita di prodotti in private label (terzi distributori, sia produttori di latticini sia catene di supermercati) ha progressivamente acquistato importanza sempre maggiore rispetto alle vendite a marchi Mila, diventando il principale settore di attività della società;

m) quando fu sottoscritto l’accordo con Müller del 2009, relativo al contenzioso tedesco, di cui al doc. 9 che mi si rammostra, Parte_1 (allora denominata Milkon) era già da anni presente sul mercato nazionale italiano con prodotti a base di yogurt in vaschetta bicomparto, sia a marchi propri sia a marchi di terzi cd. private label (produttori di latticini e catene di supermercati);

n) il riferimento al termine Vertriebspartner nella clausola 8 dell’accordo sottoscritto nel 2009 tra Parte_1 (allora denominata Milkon) e Müller, di cui al doc. 9 che mi si rammostra, era inteso con riferimento ai partner commerciali di Parte_1 che ne distribuivano in Italia i prodotti in vaschetta bicomparto, sia a marchi di [...] Pt_1 sia a marchi propri in private label (produttori di latticini e catene di supermercati);

o) la fornitura in private label a Lombardini Discount S.p.a. (LD) nel periodo 2004-2007, di cui al doc. 20 che mi si rammostra e di cui ho conoscenza a partire dal 2005, anno del mio ingresso in azienda, era relativa tra gli altri a prodotti a base di yogurt e condimento in vaschetta bicomparto di [...] Pt_1 (allora denominata Milkon) e recanti i nomi commerciali “spuntino” o “bicomparto spuntino”; confermo integralmente il contenuto della dichiarazione da me sottoscritta, prodotta sub doc. 32, che mi si rammostra, ed in particolare la circostanza, di cui ho diretta conoscenza, che le negoziazioni tra Parte_1 (allora denominata Milkon) e Müller che portarono alla sottoscrizione dell’accordo del 2009, di cui al doc. 9 che mi si rammostra, ebbero ad oggetto la composizione amichevole della controversia tedesca e la rassicurazione di Müller a Parte_1 che essa non intendeva limitarne la libertà di azione sul mercato italiano, incluso il settore delle vendite a marchi di terzi o private label;

q) confermo integralmente il contenuto della dichiarazione da me sottoscritta, prodotta sub doc. 104, che mi si rammostra, ed in particolare la circostanza, di cui sono a diretta conoscenza, che Parte_1 (allora denominata Mila), per tutto il periodo di mia permanenza in azienda dal 1994 al 1999 con la qualifica di Direttore commerciale, commercializzava i propri prodotti a base di yogurt, confezionati nella vaschetta bicomparto a base quadrata, nel canale della grande distribuzione organizzata, ad es. con le insegne Despar, A&O, Coop Italia;

r) confermo integralmente il contenuto della dichiarazione da me sottoscritta, prodotta sub doc. 105, che mi si rammostra, ed in particolare la circostanza, di cui sono a diretta conoscenza, che già nell'anno 1995 Parte_1 (allora denominata Mila) produceva un prodotto a base di yogurt, confezionato nella vaschetta bicomparto a base quadrata, per la catena di supermercati EuroSpin Italia S.p.A., che lo commercializzava in private label.

- Si indicano quali testi:

sui capitoli di prova a), b), c), d), e), f), g) il Sig. Testimone 1 responsabile dell'Ufficio acquisti di Parte_1 con domicilio professionale presso la stessa società;

sui capitoli h), i), j) k) il dott. Testimone_2 già Direttore generale di [...] Pt 1 fino al 2022, con domicilio professionale ad oggi presso Raiffeisenverband Südtirol, via Raiffeisen, 2, 39100, Bolzano;

sui capitoli l), m), n), o) il dott. Persona_2 già Direttore commerciale di [...] Pt_1 fino al 2023, con domicilio professionale ad oggi presso Cooperativa Latteria Vipiteno, Jaufenstraße, 108, 39049 Sterzing (BZ);

- sul capitolo p) il dott. Testimone 3 con domicilio in Nymphenburger Str. 127, 80636, Monaco di Baviera, Germania;

sul capitolo q) il dott. Testimone_4 con domicilio presso via J. Kerer 3, Brunico (BZ);

sul capitolo r) il dott. Testimone_5 con domicilio presso via degli Artigiani 31, Bolzano (BZ).

Per ragioni di economia processuale, si formula istanza, previo accordo della controparte, all'escussione dei testi in forma scritta ai sensi dell'art. 257-bis c.p.c. In difetto di accordo, il teste domiciliato in Germania potrà essere sentito previa rogatoria internazionale ex art. 204 c.p.c.

PER IL CONVENUTO: piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:

In via principale nel merito

1) Respingere tutte le domande proposte da [...] Parte_1 in quanto infondate in fatto e in diritto.

In via riconvenzionale

2) Accertare che parte attrice, con l'attività di cui in narrativa, si è resa responsabile di contraffazione del marchio di forma relativo alla doppia vaschetta, registrazione italiana n. 302019000031937, nonché dei marchi europei registrati "Mix" n 001101781, 004804291, 007001911, 007001928, e degli altri segni distintivi non registrati di titolarità della convenuta marchio di forma su doppia vaschetta e marchio "Mix" azionati nel presente giudizio, nonché di atti di concorrenza sleale in danno della stessa, e per l'effetto, disporre a carico della stessa l'inibitoria della continuazione e/o della ripetizione degli illeciti, nonché l'ordine di ritiro dal commercio dei prodotti e di ogni altro materiale per i quali vengano usati i segni oggetto di inibitoria.

3) Fissare una somma dovuta da parte attrice per ogni violazione e/o inosservanza dell'inibitoria e degli altri provvedimenti di cui al precedente punto 2) constatata successivamente al deposito dell'emananda sentenza e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli ordini contenuti nel provvedimento. In via istruttoria e di integrazione istruttoria

4) Ammettere, occorrendo, i seguenti capitoli di prova per testi:

1) "Vero che i dati di cui al doc. 25 di parte convenuta, che le si rammostra, sono stati elaborati sulla base degli investimenti pubblicitari effettuati da Müller a favore dei propri prodotti in confezione "doppia vaschetta" nel periodo 1996 2021, quali rilevati dalla società di ricerche di mercato Nielsen".

2) "Vero che i dati di cui al doc. 26 di parte convenuta, che le si rammostra, sono stati elaborati sulla base degli investimenti pubblicitari effettuati da Parte 1 a favore dei propri prodotti in confezione "doppia vaschetta" nel periodo 1996 2021, quali rilevati dalla società di ricerche di mercato Nielsen".

-Sui suddetti capitoli di prova nn. 1-2 si indica come teste la Dott.ssa Testimone_6 Credit and Legal Affairs Manager di Müller, presso Molkerei Alois Müller GmbH & Co. Kg., sede secondaria di Verona, con riserva di indicarne altri.

3) "Vero che, come risulta dal doc. 15 di parte convenuta che si rammostra al teste, in data 5 maggio 2021 il Sig. Testimone_7 Sales Manager di TMI Dairy GmbH ha acquistato: presso il supermercato CP_3 a Magenta (Milano), Corso Europa, i seguenti prodotti: yogurt Milk benessere muesli con yogurt e croccante alla nocciola prodotto da Controparte_4, yogurt mix alla fragola con yogurt e CP_5 confetti al cioccolato prodotto da Parte_3 ; presso il supermercato CP_6 Magenta (MI) Strada Padana Est i seguenti prodotti: yogurt Natura felice Bio con yogurt alla banana e muesli croccante al cioccolato prodotto da Controparte_7 [...], yogurt Desira con yogurt alla vaniglia e palline di cioccolato prodotto da Contr (UTM Group); presso il supermercato Eurospin s.p.a. a Corbetta (MI), via Simone da Corbetta lo yogurt Land Pathos con yogurt colato greco bianco e miele prodotto da Hellenic Dairies s.a.; presso il supermercato Controparte_9 a Corbetta (MI), via Padre Ceriani i seguenti prodotti: lo yogurt Milbona mix con yogurt di vaniglia e wafer al cioccolato e lo yogurt Milbona Safari con yogurt e orsetti di cioccolato, prodotti dalla Parte 4 [...]; presso il supermercato Iper Montebello s.p.a. a Magenta (MI), Corso Italia, i seguenti prodotti: yogurt Mevgal Mikonos con yogurt greco miele e noci e yogurt Mevgal Mikonos gourmet con yogurt greco arancia e cioccolato prodotti da Parte_5"

4) "Vero che, come risulta dal doc. 15 di parte convenuta che si rammostra al teste, in data 6 maggio 2021 il Sig. Testimone_7 Sales Manager di TMI Dairy GmbH ha acquistato presso IN'S a Rozzano (MI), Viale Isonzo, lo yogurt [...] Controparte_10 yogurt cremoso di vaniglia e confetti al cacao bianco prodotto da Controparte_11"

5) "Vero che, come risulta dal doc. 15 di parte convenuta che si rammostra al teste, in data 1° luglio 2021 il Sig. Testimone_7 Sales Manager di TMI Dairy GmbH ha acquistato presso il supermercato Iper Montebello s.p.a. a Vittuone (MI) i seguenti prodotti: yogurt Activia Controparte_12 prodotto da CP_13 , yogurt Milk CP_1 CP_15 croccante alla nocciola prodotto da Controparte_4, yogurt CP_16 [...] prodotto da Controparte_17, yogurt Active mix cremoso con cereali prodotto da CP_18 "

-Sui suddetti capitoli di prova nn. 3-5 si indica come teste il Sig. Testimone_7 Sales Manager di TMI Dairy GmbH, presso la medesima in Verona, viale delle Nazioni 2/C, con riserva di indicarne altri.

5) Respingere le istanze istruttorie e di integrazione istruttoria avversarie per i motivi esposti nelle precedenti difese.

In ogni caso

6) Con vittoria di compenso professionale e spese vive (oltre IVA e CPA come per legge) del presente giudizio, compreso il rimborso forfetario delle spese generali (15%).

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1 (già [...] Parte_6) conveniva in giudizio davanti al Tribunale delle Imprese di Roma la società Controparte_1 esponendo di aver introdotto per prima nel mercato italiano, sin dal 1987, la confezione di yogurt a due camere denominata "Persona_1" (e dal 1989 "Fruttghurt"), caratterizzata da una vaschetta a base quadrata divisa in due scomparti triangolari da una striscia di plastica flessibile che ne consentiva il ribaltamento, la cui linea estetica veniva poi aggiornata e ammorbidita nel 2011. Riferiva che, a seguito di pregresse controversie insorte nel mercato tedesco, le parti stipulavano due accordi transattivi, in data 22 luglio 2009 e 9 dicembre 2014, con i quali la convenuta riconosceva i diritti dell'attrice sull'uso della vaschetta a due camere in Italia, impegnandosi a non avanzare pretese né nei suoi confronti né verso i suoi partner della grande distribuzione organizzata, sia per i prodotti a marchio proprio sia per quelli in private CP_1 ossia per i prodotti in cui l'attrice agiva come produttore terzista per conto della Grande Distribuzione Organizzata (GDO), fabbricando la vaschetta e confezionandovi lo yogurt, apponendovi però direttamente il marchio del supermercato committente.

L'attrice lamentava, tuttavia, che in data 24 maggio 2019 la convenuta depositava domanda per la registrazione del marchio tridimensionale italiano n. 302019000031937, avente ad oggetto la forma della vaschetta a due camere (registrato il 25 marzo 2020), rendendo al riguardo dichiarazioni non veritiere all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in ordine all'asserita esclusiva e primazia d'uso. Denunziava, altresì, che, nel mese di ottobre 2020, la convenuta contattava alcuni clienti della grande distribuzione dell'attrice per contestare l'illiceità della commercializzazione degli yogurt forniti da quest'ultima e che, a seguito di formale diffida dell'attrice datata 27 ottobre 2020, la convenuta confermava con riscontro del 9 novembre 2020 l'intenzione di azionare il predetto marchio nei confronti dei terzi distributori commercializzanti tali confezioni.

In punto di diritto, parte attrice deduceva la nullità del marchio tridimensionale ex art. 9 c.p.i., sostenendo che la forma registrata risultava priva di carattere distintivo, essendosi ampiamente standardizzata nel settore prima del deposito, nonché puramente funzionale, in quanto ogni suo elemento geometrico rispondeva a precise esigenze tecniche di consumo e conservazione del prodotto. Eccepiva, inoltre, la mancanza del requisito della novità ai sensi dell'art. 12 c.p.i., in ragione del preuso generalizzato protrattosi in Italia per oltre un trentennio, la mancanza di capacità distintiva ex art. 13 c.p.i. e la registrazione in malafede ex art. 19 c.p.i. Da ultimo, l'attrice qualificava la condotta della convenuta come violazione degli impegni contrattuali assunti e quale atto di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c. 

Rassegnando le proprie conclusioni, l'attrice chiedeva  in sintesi :

– in via principale, di accertare e dichiarare la nullità del marchio tridimensionale italiano n. 302019000031937, disponendo la trasmissione della sentenza all' per l'annotazione di rito; di inibire alla convenuta la prosecuzione di azioni di disturbo nei confronti dei propri clienti e partner commerciali, fissando una penale di € 50.000,00 per ogni eventuale inosservanza o ritardo; 

– in via subordinata, per l'ipotesi di mancato accoglimento della domanda di nullità, di dichiarare la liceità della produzione e commercializzazione delle vaschette a due camere da essa effettuate (a marchio proprio o di terzi), in quanto non interferenti con i diritti di marchio della convenuta, disponendo comunque le medesime misure inibitorie e la relativa penale; 

– in ogni caso, con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali, con riserva dell'articolazione delle istanze istruttorie nei termini di legge. 

Si costituiva in giudizio la convenuta Molkerei Alois Müller GmbH & Co. KG, la quale contestava integralmente le domande proposte da chiedendone il rigetto, e proponeva contestuale domanda riconvenzionale.  In via preliminare, la convenuta eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice adito in ordine all'interpretazione dell'accordo transattivo sottoscritto tra le parti nel 2009, evidenziando come lo stesso fosse regolato dalla legge tedesca e sottoposto alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Monaco di Baviera. 

Nel merito, la convenuta sosteneva la piena validità ed efficacia del proprio marchio tridimensionale registrato in Italia (n. 302019000031937), avente ad oggetto la conformazione a "doppia vaschetta" del packaging per yogurt. Deduceva, al riguardo, la propria priorità d'uso e di presentazione del formato sul mercato (risalente al settembre 1983 e commercializzato in Italia dal 1996) e contestava la sussistenza di un valido preuso in capo all'attrice. In particolare, eccepiva che la commercializzazione antecedente al 1996 da parte di assumeva carattere meramente locale ed affatto idoneo a radicare un preuso rilevante, ed aggiungeva che le confezioni storicamente adottate dall'attrice presentavano dimensioni e proporzioni difformi rispetto a quelle di Müller, essendo state modificate e rese identiche a quelle della convenuta soltanto a partire dal 2011. 

Inoltre, la convenuta escludeva la sussistenza degli impedimenti di cui all'art. 9 c.p.i., argomentando che la forma tridimensionale in esame non era imposta dalla natura del prodotto né necessaria al raggiungimento di un risultato tecnico, esistendo sul mercato diverse soluzioni formali per la miscelazione di alimenti separati; evidenziava altresì come la forma avesse acquisito una spiccata capacità distintiva ( cd. secondary meaning ) presso i consumatori.  Sotto il profilo negoziale, la convenuta precisava che le tolleranze previste negli accordi del 2009 e del 2014 erano definitivamente cessate alla data del 31 dicembre 2018. Aggiungeva che l'attrice aveva fornito le medesime vaschette a soggetti terzi (quali Latteria Nöm S.r.l. e , i quali avevano sostituito la propria confezione con la forma tridimensionale di Müller soltanto nella primavera del 2021. 

Lamentava , pertanto , che la condotta dell'attrice integrava la contraffazione del marchio tridimensionale registrato, dei propri marchi europei registrati denominativi e figurativi "Mix" (nn. 001101781, 004804291, 007001911, 007001928), nonché dei corrispondenti marchi di fatto di forma e del segno "Mix", oltre a costituire concorrenza sleale per imitazione servile, appropriazione di pregi ed illecito parassitario ex art. 2598 nn. 1, 2 e 3 c.c.  Tutto ciò premesso, la convenuta rassegnava in sintesi le seguenti conclusioni: In via principale: respingere integralmente tutte le domande formulate da in quanto infondate in fatto e in diritto.  In via riconvenzionale: accertare e dichiarare che l'attrice si era resa responsabile della contraffazione del marchio tridimensionale italiano n. 302019000031937, dei marchi europei registrati "Mix", dei relativi marchi di fatto, nonché di atti di concorrenza sleale ai danni della convenuta. Nel corso del processo , con la comparizione delle parti ed all'esito dell'istruttoria, la controversia , stante la sua natura meramente documentale,  veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Negli atti conclusional i depositati , la difesa dell'attrice non si limitava a ribadire le argomentazioni svolte nell'atto introduttivo, ma articolava ed arricchiva il quadro difensivo sotto diversi profili distintivi rispetto all'atto di citazione.

L'attrice valorizzava espressamente gli esiti dei procedimenti cautelari inter partes  svolti dinanzi ai Tribunali di Milano e Venezia (R.G. 27848/2021 e R.G. 5575/2021), nei quali le istanze di tutela avanzate da Müller nei confronti dei distributori ed acquirenti di venivano rigettate, confermando la nullità prima facie  del marchio tridimensionale. Rispetto all'impianto originario della citazione , focalizzato principalmente sulla declaratoria di nullità del marchio, l'attrice esplicitava e formalizzava in via subordinata una specifica domanda di accertamento negativo della contraffazione, chiedendo di accertare che la produzione e la commercializzazione delle vaschette a due camere (a marchio proprio ed in private label ) costituissero condotta pienamente lecita e non interferente.  Infine , precisava , altresì , l'istanza di inibitoria nei confronti di Müller contro eventuali future azioni di disturbo o minacce verso i clienti dell'attrice, con espressa determinazione della penale richiesta in € 50.000,00 per ogni violazione, unitamente alla domanda  di rigetto integrale delle riconvenzionali avversarie e all'ordine di annotazione della sentenza presso l' .

Nella comparsa conclusionale, la convenuta Molkerei Alois Müller GmbH & Co. KG ribadiva ed articolava ulteriormente le difese e le domande riconvenzionali già rassegnate nell'atto di costituzione, integra ndo  della propria linea difensiva. 

In particolare, quanto all’interpretazione degli accordi transattivi e pareri pro -veritate laddove nella comparsa di risposta si era limitata a contestare l'esistenza di un riconoscimento di preuso o di diritti anteriori in capo a e a far valere il difetto di giurisdizione del giudice italiano -, la convenuta si soffermava sulla lettura esegetica delle clausole contrattuali e della nozione di Vertriebspartner , ossia il partner di distribuzione, partner commerciale o rivenditore. Rispetto alle argomentazioni dell'atto di costituzione volte a contestare l'efficacia invalidante del preuso e a sostenere la validità del marchio registrato in forza della sua notorietà, nella comparsa conclusionale Müller si concentrava sugli esiti della ricerca demoscopica Demoskopea , approfond endo  i profili legati alla capacità distintiva acquisita dal marchio tridimensionale (secondary meaning) e al tasso di associazione spontanea riscontrato presso i consumatori.  La convenuta integrava , infine , la ricostruzione in fatto fornendo un resoconto dei passaggi processuali verificatisi nel corso del giudizio e successivi alla costituzione (tra cui le vicende relative al sub -procedimento cautelare, le ordinanze sulle istanze istruttorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la sostituzione del Giudice Istruttore e l'invito all'esperimento della mediazione delegata).

Passando immediatamente al merito , osserva il Collegio che l a domanda di nullità del marchio tridimensionale italiano n. 302019000031937, registrato dalla convenuta in data 24 maggio 2019 per le classi merceologiche 29 e 30 e costituito dalla forma della vaschetta per yogurt "a due camere", formulata dall’attrice nell’atto di citazione, appare fondata alla luce dei motivi di seguito espressi, attinenti sia alla presenza di impedimenti assoluti alla registrazione (art. 9 c.p.i.) sia al difetto del requisito della novità (art. 12 c.p.i.). In via preliminare e assorbente, la nullità della privativa azionata discende dalla sussistenza dell'impedimento assoluto di cui all'art. 9, comma 1, lett. b), c.p.i. (come modificato dal D.Lgs. n. 15/2019) , secondo cui «1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente: [...] b) dalla forma del prodotto, o da un'altra caratteristica, necessaria per ottenere un risultato tecnico ;». La forma in esame - consistente in un contenitore bicomparto a conformazione quadrata e scomparti triangolari - è interamente guidata ed imposta da valutazioni e necessità strettamente tecnico -funzionali. La struttura a camere separate costituisce la soluzione tecnica necessaria per mantenere distinti lo yogurt e l'ingrediente solido (cereali, frutta, ecc.), al fine di preservarne le rispettive proprietà organolettiche e la consistenza fino al momento del consumo ed agevolarne la miscelazione mediante il semplice ribaltamento della vaschetta più piccola in quella maggiore.

Né a diversa conclusione può condurre la rilevazione per cui il medesimo risultato tecnico sarebbe teoricamente conseguibile con forme alternative (es. vaschette ottagonali, cilindriche o con coperchio contenitore). In conformità con il consolidato insegnamento della Corte di Giustizia UE (a partire dalla sentenza Philips , C -299/99, fino a C -48/09) - costantemente recepito dalla giurisprudenza di merito specializzata e, da ultimo, chiaramente espresso in fattispecie sovrapponibile dal Tribunale di Milano (Sez. Spec. Impresa, ordinanza 11 gennaio 2024)  -, la mera esistenza di soluzioni formali od opzioni alternative idonee a raggiungere lo stesso risultato non è sufficiente ad escludere il divieto di registrazione. La ratio  della norma risiede nell'interesse generale di impedire che il monopolio sul marchio sia utilizzato per perpetuare diritti esclusivi su soluzioni o caratteristiche utilitarie e funzionali di un prodotto, creando un ostacolo permanente alla libera concorrenza e alla scelta tecnica dei concorrenti. Trattandosi di una forma essenzialmente tecnica e oramai del tutto standardizzata nel settore dei dessert e dei latticini - priva di elementi capricciosi o arbitrari svincolati dalla mera funzione pratica -, la stessa difetta in radice di idoneità distintiva originaria ed è insuscettibile di sanatoria mediante secondary meaning  (art. 9, comma 2, c.p.i.). La norma di cui all'art. 9, comma 2, c.p.i. - ponendosi in linea di continuità con l'art. 4, par. 1, lett. e) della Direttiva (UE) 2015/2436 e con la costante interpretazione della Corte di Giustizia UE (cfr., ex multis , CGUE, C -299/99, Philips , e C -102/07,  - CP_20 sancisce , infatti , l’inapplicabilità del meccanismo di sanatoria di cui all'art. 13, comma 3, c.p.i. ai marchi costituiti esclusivamente da forme funzionali. La ratio di tale preclusione assoluta risiede sul fondamentale principio di distinzione e non sovrapponibilità tra i diversi titoli di proprietà industriale.

Mentre, infatti, la tutela brevettuale per invenzione o modello di utilità garantisce al titolare un diritto di esclusiva temporaneamente circoscritto (al fine di incentivare l'innovazione senza paralizzare l'assetto concorrenziale), la registrazione del marchio attribuisce un monopolio potenzialmente perpetuo, rinnovabile all'infinito ex art. 15 c.p.i. Consentire la sanatoria mediante secondary meaning  di una forma (o altra caratteristica) necessaria al raggiungimento di un risultato tecnico , finirebbe per perpetuare un monopolio sulle soluzioni utili od esecutive di un bene oltre i limiti temporali dell'eventuale brevetto, privando definitivamente i concorrenti della libertà di adoperare una conformazione strutturale idonea al medesimo scopo pratico. Ne consegue che le emergenze istruttorie offerte dalla titolare della privativa - inerenti all'imponente presenza sul mercato, ai volumi di vendita o all'intensa attività pubblicitaria svolta negli anni - appaiono del tutto irrilevanti ai fini del giudizio sulla validità del marchio. In presenza di un impedimento assoluto derivante dalla funzionalità della forma ex art. 9, comma 1, lett. b), c.p.i., l'associazione mentale che il pubblico dei consumatori possa eventualmente compiere tra la sagoma della vaschetta e la provenienza del prodotto non è idonea a sanare il vizio di nullità originario del segno, dovendo l'interesse generale alla libera fruibilità delle soluzioni tecniche prevalere in ogni caso sulle aspettative dell'innovatore.  Per tali motivi devono ritenersi privi di qualsivoglia efficacia probatoria ai fini del decidere i risultati dell'indagine demoscopica (o sondaggio d'opinione) versata in atti dalla difesa d ella  convenuta .

2. Sulla violazione dell'art. 12, comma 1, lett. a), c.p.i. (Difetto di novità e preuso/coesistenza)

A prescindere dai profili di funzionalizzazione, il marchio in questione deve in ogni caso ritenersi nullo ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. a), c.p.i. per difetto del requisito della novità al momento del deposito della domanda di registrazione (24 maggio 2019). È emerso in causa che la forma quadrata a due camere triangolari per il confezionamento di yogurt fosse presente ed ampiamente commercializzata sul mercato italiano ben prima del deposito della domanda (e prima ancora dell'ingresso della titolare sul mercato nazionale), ad opera di terzi concorrenti e distributori (in particolare per il tramite di prodotti a marchio private label  di primarie catene della GDO). Sul punto, si richiamano le condivisibili motivazioni espresse dal Tribunale di Venezia (Sez. Spec. Impresa, ordinanza n. 1823/2023) in vicende analoghe inerenti alla medesima tipologia di packaging: qualora al preuso del registrante si affianchi, in un regime di tollerata e prolungata coesistenza su scala nazionale, il parallelo preuso di altri operatori economici, la forma perde la propria idoneità ad indicare in via esclusiva l'origine imprenditoriale da un unico soggetto. La presenza plur iennale sul mercato di una pluralità di prodotti commercializzati in confezioni dalle proporzioni e dalla struttura complessiva del tutto analoghe , o recando differenze mini mali,  priva il segno della novità necessaria, inducendo il consumatore a percepire la vaschetta come mero elemento strutturale/contenitore generico e non già come indicatore della provenienza del prodotto, la cui identificazione viene affidata dal pubblico esclusivamente agli ulteriori marchi denominativi o figurativi apposti sulla confezione. L'accoglimento della domanda di nullità del marchio tridimensionale n. 302019000031937 ex art. 9, comma 1, lett. b), c.p.i. (nonché ex art. 12 c.p.i.) comporta il definitivo venir meno della privativa azionata a fondamento delle pretese di causa. Da ciò deriva, in primo luogo, l'assorbimento di tutte le ulteriori domande ed eccezioni proposte da dall'attrice, ivi comprese quelle dirette all'accertamento negativo della contraffazione e della concorrenza sleale, trattandosi di questioni la cui disamina è resa del tutto superflua dal travolgimento alla radice del titolo di esclusiva della controparte. In secondo luogo, l'accertata nullità del marchio tridimensionale determina il rigetto di tutte le domande azionate dalla convenuta (in via principale o riconvenzionale), sia con riguardo alle pretese di accertamento della contraffazione della privativa e di atti di concorrenza sleale, sia con riferimento alle correlate istanze inibitorie, risarcitorie e sanzionatorie, venendo a mancare il presupposto giuridico stesso della tutela invocata. Il rigetto delle domande riconvenzionali di Müller si estende necessariamente anche ai profili attinenti al marchio denominativo/figurativo "MIX" . La contestazione moss a da Müller si fondava infatti sull'asserita interferenza tra l'insieme della propria offerta commerciale (costituita dalla vaschetta bicomparto combinata al segno "MIX") e i prodotti commercializzati da Mila. Una volta accertata la nullità del marchio di forma per la sua insuperabile natura tecnico -funzionale ex art. 9, comma 1, lett. b), c.p.i., le residue componenti denominative e grafiche adottate da Mila per distinguere la propria linea non integrano alcuna condotta confondibile né usurpativa. Sotto il profilo fonetico, visivo e concettuale, l'impiego da parte di Mila dei propri marchi aziendali sulla confezione esclude alla radice ogni rischio di confusione o di associazione ex art. 12 c.p.i. presso il pubblico dei consumatori, residuando in capo al segno "MIX" una mera funzione descrittiva o generica dell'atto di miscelare i due ingredienti contenuti nella vaschetta, liberamente fruibile da ogni operatore del settore.

Poiché l 'accertata nullità del marchio tridimensionale n. 302019000031937 determina la totale assenza di qualsivoglia diritto di esclusiva in capo a Müller sulla forma della vaschetta bicomparto per cui è causa , ne consegue il pieno accoglimento della domanda inibitoria azionata da Mila, volta a precludere a Müller la prosecuzione o la reiterazione di iniziative contestative o turbative della libertà di iniziativa economica e commerciale di Mila. Pertanto, va fatto divieto a Müller di azionare o far valere  in sede stragiudiziale, la privativa dichiarata nulla - ovvero presunti ed insussistenti diritti di esclusiva sulla medesima conformazione tridimensionale -, sia direttamente nei confronti di Mila, sia nei confronti della sua rete distributiva, dei suoi clienti o partner commerciali operanti nella Grande Distribuzione Organizzata (GDO). A garanzia dell'effettività della statuizione inibitoria e per assicurarne la tempestiva attuazione spontanea, sussistono i presupposti per l'applicazione della misura coercitiva indiretta di cui all'art. 614 -bis c.p.c. e all'art. 131 c.p.i. Sotto il profilo della congruità dell'importo della penale ex art. 614 -bis c.p.c., ritiene il Collegio come appaia pienamente proporzionata la somma di Euro 2.500,00 per ciascuna violazione se parametrata alle peculiari dinamiche commerciali che governano il settore della Grande Distribuzione Organizzata (GDO). Come emerge dalla documentazione contabile e dai report sui volumi d'affari versati in atti, le forniture della vaschetta bicomparto si articolano su contratti ad altissima rotazione e su volumi quantitativi di rilevante entità. In un simile contesto, l'eventuale inoltro da parte di Müller di diffide o contestazioni stragiudiziali nei confronti dei partner commerciali o dei clienti della GDO di Mila non costituisce un mero atto formale, ma determina il concreto e immediato rischio di un blocco cautelativo degli ordini e delle consegne.

Considerata la limitata conservabilità del prodotto alimentatorio e l'elevata frequenza dei lotti di spedizione, l'interruzione anche temporanea del canale distributivo causata da un'iniziativa ostativa è idonea a paralizzare commesse dal valore di decine o centinaia di migliaia di euro, generando danni irreparabili per deperimento della merce ed esposizione a penali da inadempimento commerciale. Pertanto, la penale fissata in Euro 2.500,00 per ogni singola inosservanza del divieto non assume una portata punitiva sproporzionata, ma rappresenta la soglia minima necessaria affinché la misura coercitiva svolga un'efficace funzione dissuasiva rispetto ad atti lesivi potenzialmente capaci di cagionare pregiudizi economici di gran lunga superiori. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M. 

Il Tribunale delle Imprese di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: 

1. DICHIARA LA NULLITÀ  del marchio tridimensionale italiano n. 302019000031937 ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b), e comma 2, del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale); 

2. ORDINA  alla Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) di procedere all'annotazione della dichiarata nullità del marchio di cui al punto 1 nel relativo Registro, a cura della parte interessata e con esonero da ogni responsabilità; 

3. INIBISCE  a Molkerei Alois Müller GmbH & Co. KG l'ulteriore esercizio di azioni, contestazioni o iniziative stragiudiziali basate sul marchio dichiarato nullo, sia direttamente nei confronti dell'attrice , sia nei confronti dei suoi clienti, partner commerciali e distributori operanti nella Grande Distribuzione Organizzata (GDO); 

4. FISSA , ai sensi dell'art. 614 -bis c.p.c. e dell'art. 131 c.p.i., la somma di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00)  dovuta da Molkerei Alois Müller GmbH & Co. KG a favore di dell ’attrice per ciascuna violazione o inosservanza dell'inibitoria impartita al punto 3, ovvero per ogni giorno di ritardo nell'ottemperanza al presente provvedimento a decorrere dalla sua notificazione; 

5. RIGETTA  tutte le domande, anche riconvenzionali, proposte da Molkerei Alois Müller GmbH & Co. KG; 

6. DICHIARA ASSORBITE  le ulteriori domande ed eccezioni formulate dalle parti; 

7. CONDANNA  Molkerei Alois Müller GmbH & Co. KG al la rifusione delle spese di lite in favore di  che liquida Euro 10.860,00  per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. 

 

 

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 22 luglio 2026 

 

Il Presidente 

Dott. Laura Centofanti 

IL Giudice rel/est 

Dott. Maria Pia De Lorenzo