Esaurimento del marchio e importazioni parallele: competenza territoriale e consenso del titolare nello Stato d'importazione

Con ordinanza emessa il 17 ottobre 2016, il Tribunale di Milano ha avuto modo di pronunciarsi in materia di esaurimento del diritto di marchio nel caso di importazioni parallele e di attività preliminari alla commercializzazione che possono comportare una contraffazione del marchio.

La decisione in esame concerne un caso di importazione parallela a seguito di acquisto di prodotti nel Paese di origine da un soggetto diverso dal titolare nello Stato d’importazione. Il Tribunale ha inoltre affrontato la questione dell'accertamento della competenza territoriale, determinata nel luogo in cui è avvenuta la notifica dell'importazione parallela.

 

Background: i prodotti erano sì stati legalmente acquistati nel paese di origine, tuttavia ...

La società farmaceutica Giuliani è titolare in Italia del marchio Trosyd, acquistato da Pfizer, quando quest'ultima è stata costretta a cedere alcuni prodotti nel nostro Paese nel contesto di un'acquisizione internazionale.

Medifarm, un distributore italiano di prodotti medicinali, decideva all'inizio del 2016 di acquistare alcuni prodotti a marchio Trosyd in Portogallo da Pfizer (che è rimasta titolare del marchio Trosyd in tale Paese), allo scopo di procedere alla loro importazione parallela in Italia. Perciò, Medifarm notificava a Giuliani la volontà di procedere alla importazione parallela, allegando un campione di Trosyd riconfezionato per il mercato italiano.

Giuliani si opponeva all'importazione parallela di Trosyd in Italia, osservando che il prodotto era stato immesso sul mercato in Portogallo da un titolare del marchio che era un soggetto diverso e a essa non collegato; doveva pertanto escludersi l'esaurimento del diritto del marchio in Italia.

Medifarm, non soddisfatta della risposta ricevuta da Giuliani, dichiarava di voler comunque avviare la commercializzazione del prodotto importato a partire dal 27 giugno 2016. Giuliani decideva allora di agire in sede cautelare, chiedendo la concessione di un'inibitoria.

Il Tribunale di Milano respingeva inizialmente il ricorso per incompetenza territoriale. In appello, tuttavia, il Collegio giungeva a diverse conclusioni, concedendo la misura cautelare richiesta.

 

La decisione del Tribunale di Milano

Richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, il Tribunale di Milano ha osservato che lo stesso marchio può essere ceduto in un solo Paese senza esserlo necessariamente in altri.

In tale caso, l'esaurimento si verifica:

• quando il titolare del marchio nello Stato di importazione e il titolare del marchio nel Paese di origine sono la stessa entità;
• oppure il titolare del marchio nello Stato di importazione e il titolare del marchio nel Paese di origine sono entità diverse ma economicamente legate, per esempio, quando i prodotti sono distribuiti da aziende dello stesso gruppo;
• come quando la commercializzazione nel Paese di origine avvenga su licenza del titolare del marchio, o ad opera della società madre, o di una sua controllata, o di un rivenditore esclusivo.

Sulla scorta di questi criteri, il Tribunale ha rilevato che il marchio Trosyd, utilizzato per la commercializzazione dei prodotti in due diversi Stati membri (Italia e Portogallo) era certamente  lo stesso; i prodotti recanti il ​​marchio di fabbrica erano in effetti identici; il medicinale importato in Italia era stato legalmente acquistato in Portogallo dal titolare; e, tuttavia, il titolare del marchio del paese di importazione non coincideva o comunque non appariva collegato con il titolare del paese di origine.

Quindi, poiché la commercializzazione dei prodotti in Portogallo con il marchio Trosyd non era avvenuta con il consenso di Giuliani, il Tribunale ha escluso che si fosse verificato un esaurimento del marchio che potesse essere opposto a Giuliani, conseguendone pertanto che l'importazione dei prodotti effettuata da Medifarm costituiva contraffazione.

 

La competenza per territorio

La competenza territoriale del Tribunale di Milano è stata determinata da Giuliani secondo il criterio del luogo in cui l'evento dannoso si era verificato, ovvero avrebbe potuto verificarsi.

Medifarm aveva eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, sostenendo che i prodotti oggetto di contestazione non erano stati ancora commercializzati e perciò non si sarebbe verificata alcun atto illecito in Italia, tanto meno a Milano.

Il Tribunale di Milano ha tuttavia rigettato tale eccezione, osservando che:

nell’acquisto del prodotto, nel riconfezionamento, nella successiva importazione in Italia, nella richiesta dell’autorizzazione all’immissione in commercio [tramite importazione parallela], nella esposizione del prodotto a Milano, per l’imminente vendita su tutto il mercato italiano, sono attività univocamente ed oggettivamente dirette alla imminente commercializzazione del farmaco Trosyd sul mercato Italiano ed in particolare a Milano

Il Tribunale ha anche osservato che Medifarm stessa aveva dichiarato, nella sua ultima missiva a Giuliani, la data in cui sarebbe stata avviata la commercializzazione.

In effetti, la notifica e la fornitura del campione da parte dell'importatore parallelo al titolare del marchio, eseguita da Medifarm come previsto dalla giurisprudenza comunitaria, pare aver giocato un ruolo cruciale nella decisione del Tribunale, il quale ha avuto modo di osservare che:

L’invio a Milano della lettera, unitamente al prodotto pronto per la imminente commercializzazione sul mercato italiano, determina la competenza del Tribunale di Milano, quale luogo in cui è stata minacciata la contraffazione e si sono verificati gli atti preparatori, univocamente orientati alla commercializzazione del prodotto su suolo italiano e, in particolare, nel distretto di Milano.

Poiché il luogo della notifica sarà normalmente la sede del titolare del marchio, la decisione in esame pare costituire un utile precedente, in caso di contraffazione commessa a seguito di una importazione parallela illecita, a favore del titolare del marchio che voglia radicare la competenza territoriale dinanzi al Tribunale del luogo in cui si trova la propria sede legale.

 

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Avv. Riccardo Fruscalzo
Hogan Lovells Studio Legale
Senior Associate