La Divisione Centrale di Milano dell’UPC fornisce chiarimenti sul criterio di novità e l'interpretazione delle rivendicazioni brevettuali

Nel valutare la novità di un brevetto, la Corte esamina la divulgazione del documento di priorità nel suo complesso e confronta tale divulgazione con l'ambito della protezione del brevetto in causa. Qualora una modalità di "mappatura" degli elementi porti a ritenere che un'anteriorità sia distruttiva della novità, ciò determina necessariamente la revoca del brevetto.

Con la sentenza del 10 aprile 2026 (caso UPC CFI 480/2025), la Divisione Centrale di Milano del Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC) ha pronunciato la revoca del brevetto europeo EP 4 185 356, relativo ad una cannula nasale. La decisione approfondisce i canoni ermeneutici delle rivendicazioni brevettuali secondo l’art. 69 della Convenzione sul brevetto europeo (CBE) e il relativo Protocollo, nonché i criteri per la valutazione della novità in presenza di anteriorità documentali (prior art).

La controversia trae origine da un'azione di revoca promossa da Fisher & Paykel Healthcare Limited contro Flexicare (Group) Limited, titolare del brevetto EP 4 185 356. Il brevetto riguarda una cannula nasale per la terapia dell'ossigeno ad alto flusso (HFOT), caratterizzata da un collettore (manifold), un connettore per il tubo del gas ed un meccanismo di connessione girevole (swivel connection) con un asse di rotazione sostanzialmente normale al viso dell'utente.

La questione oggetto del contendere riguarda la novità della rivendicazione 1 rispetto al documento di anteriorità denominato "D2". Il richiedente la revoca sosteneva che tutti gli elementi tecnici fossero già presenti in D2, mentre il titolare del brevetto opponeva un'interpretazione restrittiva dei termini "manifold" e "swivel connection", tentando di differenziare la propria invenzione attraverso istanze ausiliarie (auxiliary requests) volte a emendare il testo del brevetto.

Il Tribunale con la pronuncia in esame ribadisce che la rivendicazione non è solo il punto di partenza, ma la "base decisiva" per determinare l'ambito di protezione.

Riprendendo alcuni precedenti della Corte d'Appello dell'UPC (es. NanoString v 10x Genomics), i giudici affermano quanto segue:

"(...) La rivendicazione del brevetto non è solo l'inizio, ma la base decisiva per determinare l'ambito di protezione di un brevetto europeo ai sensi dell'art. 69 della Convenzione sul brevetto europeo (CBE) in combinazione con il Protocollo sull'interpretazione dell'art. 69 CBE. L'interpretazione di una rivendicazione di brevetto non dipende esclusivamente dal significato letterale e stretto della terminologia utilizzata. Piuttosto, la descrizione e i disegni devono sempre essere impiegati come strumenti esplicativi per l'interpretazione della rivendicazione di brevetto e non solo per risolvere eventuali ambiguità. Ciò non significa, tuttavia, che la rivendicazione di brevetto funga semplicemente da linea guida e che il suo oggetto si estenda anche a ciò che, dopo l'esame della descrizione e dei disegni, appare essere l'oggetto per il quale il titolare del brevetto chiede protezione. La rivendicazione di brevetto deve essere interpretata dal punto di vista di un esperto del settore. Nell'applicare questi principi, l'obiettivo è quello di coniugare un'adeguata protezione per il titolare del brevetto con una sufficiente certezza giuridica per i terzi. Questi principi per l'interpretazione di una rivendicazione di brevetto si applicano ugualmente alla valutazione della violazione e alla validità di un brevetto europeo.

Una caratteristica in una rivendicazione di brevetto deve essere interpretata alla luce della rivendicazione nel suo insieme (UPC_CoA_1/2024, APL_8/2024, ordinanza emessa il 13 maggio 2024, par. 29 - VusionGroup contro Hanshow). Ciò significa che la rivendicazione di brevetto nel suo complesso deve essere esaminata per dedurre quale funzione tecnica abbiano e forniscano le caratteristiche specifiche, individualmente e nel loro insieme (…). La funzione di un elemento strutturale deve essere considerata nell'interpretazione di una caratteristica rivendicata relativa a tale elemento. Tuttavia, l'interpretazione deve anche tenere conto della configurazione fisica e spaziale degli elementi come descritta nel brevetto (UPC_CoA_789/2025, ordinanza emessa il 6 marzo 2026, margine 35 - Dyson contro Dreame). Lo scopo specificato nella rivendicazione definisce l'oggetto protetto in modo tale che esso debba essere oggettivamente idoneo al raggiungimento dello scopo (UPC_CFI_284/2024 (LD Monaco), decisione del 22 agosto 2025, margine 102 – Brita contro AQUASHIELD).

La descrizione e i disegni possono dimostrare che la specifica del brevetto definisce i termini in modo indipendente e, a questo riguardo, può rappresentare un “lessico proprio” del brevetto (vedere, ad esempio, UPC_CFI_252/2023 (CD Monaco), decisione del 17 ottobre 2024, par. 8.4 - Nanostring contro Presidente e Membri dell'Harvard College). Tuttavia, le implementazioni spiegate nella descrizione generalmente non limitano la rivendicazione del brevetto (vedere, ad esempio, Sentenza del Tribunale di primo grado di Monaco di Baviera (UPC_CFI_248/2024), pronuncia del 22 agosto 2025, punto 94 - Brita contro AQUASHIELD).

L'esperto cercherà di giungere a un'interpretazione della rivendicazione che sia tecnicamente sensata e tenga conto dell'intera divulgazione del brevetto. Il brevetto deve essere interpretato in modo tecnicamente sensato, da una "mente disposta a comprendere, non da una mente desiderosa di fraintendere" (vedere, ad esempio, UPC_CFI_497/2024 e UPC_CFI_571/2024 (CD Milano), decisione del 23 ottobre 2025, par. 2.2 – 8 bioMérieux v Labrador).

L'interpretazione delle rivendicazioni è una questione di diritto (UPC_CoA 768/2024, decisione del 20 aprile 2025, par. 37 - Insulet contro EOFlow; UPC_CoA_899/2025, decisione del 30 marzo 2026, margine 66 - Sinocare contro A. Menarini Diagnostics).

Dipende dalle circostanze del singolo caso se l'oggetto di una rivendicazione dipendente e le sue caratteristiche possono essere utilizzate come fonte di interpretazione nell'interpretazione della rivendicazione principale. Se la rivendicazione dipendente aggiunge solo una caratteristica aggiuntiva che non fornisce una descrizione più specifica delle caratteristiche della rivendicazione principale, la rivendicazione dipendente non deve generalmente essere utilizzata per trarre conclusioni sull'interpretazione della rivendicazione principale (UPC_CoA_528/2024 e UPC_CoA_529/2024, decisione del 25 novembre 2025, punto 45 - Amgen contro Sanofi e altri). In generale, le rivendicazioni dipendenti non limitano la portata di una rivendicazione indipendente. Generalmente mostrano semplicemente - eventualmente in relazione a un beneficio aggiuntivo - possibili realizzazioni della rivendicazione indipendente (UPC_CFI_443/2024 (LD Monaco), ordinanza del 25 novembre 2024, nota a piè di pagina 2 - Häfele contro Kunststoff KG Nehl)".

Per quanto riguarda l'identificazione funzionale dei componenti, il Tribunale ha respinto l'interpretazione restrittiva del convenuto, stabilendo che:

• un manifold (collettore) può essere qualsiasi componente (o insieme di componenti) che distribuisce il gas da un ingresso a più uscite, indipendentemente dal fatto che abbia più di un ingresso o che il flusso sia continuo.
• la swivel connection non è necessariamente un componente strutturale distinto, ma può essere formata dall'interazione meccanica tra il collettore e il connettore. Inoltre, l'asse di rotazione "sostanzialmente normale al viso" non esclude la presenza di rotazioni su più assi, a meno che la rivendicazione non lo specifichi espressamente.

Nella sentenza viene accertato che il documento D2 divulgava in modo diretto e inequivocabile tutti i parametri della rivendicazione 1, inclusi i mezzi di ritenzione selettiva (selective retainer means). Invece, in merito alle 13 istanze ausiliarie presentate dal titolare viene affermato che:

• la auxiliary request 1 è ammissibile, ma priva di novità per le medesime ragioni della rivendicazione principale;
• le auxiliary requests da 2 a 13 non sono ammissibili per difetto di chiarezza (art. 84 CBE), in quanto gli emendamenti proposti non consentivano di definire con precisione l'oggetto della protezione.

In conclusione, il brevetto europeo 4 185 356 è revocato nella sua interezza con effetto per i territori di tutti gli Stati membri.