Brexit e tutela del marchio UE: la Corte di Giustizia si pronuncia sulla persistenza del diritto anteriore nel procedimento di opposizione

Nell'affrontare la questione dell'efficacia dei diritti di proprietà intellettuale del Regno Unito all'interno dell'ordinamento dell'Unione Europea a seguito del recesso attuato con la Brexit, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) ha stabilito che, affinchè un'opposizione basata su un diritto anteriore abbia successo, tale diritto deve essere tutelabile nel territorio dell'Unione al momento della decisione.

In un procedimento di opposizione alla registrazione di un marchio dell'Unione Europea, la sussistenza di un diritto anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 207/2009 deve essere valutata non solo con riferimento alla data di deposito della domanda di marchio UE, ma anche alla data in cui l'EUIPO emette la sua decisione. Qualora il diritto anteriore perda la sua protezione nel territorio dell'Unione a causa della scadenza del periodo di transizione previsto dall'Accordo di recesso del Regno Unito, viene meno il requisito della validità territoriale del segno, rendendo l'opposizione priva di fondamento giuridico attuale.

A tali conclusioni è giunta la Corte di Giustizia con la sentenza del 5 febbraio 2026 (C-377/22), pronunciandosi sul ricorso proposto dall'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), con il quale è stato chiesto l'annullamento della sentenza del Tribunale UE del 16 marzo 2022, Nowhere / EUIPO - Ye (APE TEES) (T‑281/21), in base alla quale il Tribunale aveva annullato la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 10 febbraio 2021 (procedimento R 2474/2017‑2), relativa ad un procedimento di opposizione tra Nowhere Co. Ltd e il sig. Junguo Ye, respingendo il ricorso per il resto.

Il 30 giugno 2015, dal sig. Junguo Ye veniva presentata dinanzi all’EUIPO la domanda di registrazione come marchio UE del seguente segno figurativo:

I prodotti ed i servizi per i quali veniva chiesta la registrazione rientrano nelle classi 3, 9, 14, 18, 25 e 35 ai sensi dell’accordo di Nizza del 15 giugno 1957.

In data 8 marzo 2016, la società Nowhere Co. Ltd proponeva opposizione alla registrazione del marchio richiesto per la totalità dei prodotti e dei servizi predetti, ai sensi dell’articolo 41 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 46 del regolamento 2017/1001).

L’opposizione era fondata, in particolare, sui tre marchi figurativi anteriori non registrati seguenti, utilizzati nella normale prassi commerciale, in particolare, nel Regno Unito:

 

Il motivo dedotto a sostegno dell’opposizione per quanto riguarda i marchi anteriori non registrati era quello di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001).

Il 17 novembre 2017, la ricorrente proponeva ricorso dinanzi all’EUIPO, ai sensi degli articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001, avverso la decisione della divisione di opposizione. Con decisione dell’8 ottobre 2018, la seconda commissione di ricorso respingeva il ricorso.

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 gennaio 2019, la ricorrente presentava un ricorso diretto all’annullamento della decisione della commissione di ricorso.

Con decisione del 17 luglio 2019 [procedimento R 2474/2017-2 (REV)], la seconda commissione di ricorso revocava la sua prima decisione a causa di un errore manifesto imputabile all’EUIPO.

Con ordinanza del 18 dicembre 2019, Nowhere/EUIPO - Ye (APE TEES) (T‑12/19), il Tribunale constatava che non occorreva più statuire sul ricorso contro la prima decisione della commissione di ricorso, proposto dalla ricorrente con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 7 gennaio 2019.

Con decisione del 10 febbraio 2021, la seconda commissione di ricorso respingeva il ricorso. In particolare, per quanto riguarda l’opposizione basata sui marchi anteriori non registrati, essa ha ritenuto che, a seguito del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione Europea e della scadenza del periodo transitorio il 31 dicembre 2020, la ricorrente non potesse più far valere l’azione di common law per abuso di denominazione (action for passing off), del diritto del Regno Unito, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009.

La ricorrente ha rimesso in discussione la decisione impugnata solo nei limiti in cui, con quest’ultima, la commissione di ricorso ha confermato il rigetto dell’opposizione - e, di conseguenza, ha respinto il ricorso - nella parte in cui era fondata sui marchi anteriori non registrati, e ciò soltanto nei limiti in cui essi erano utilizzati nella normale prassi commerciale nel Regno Unito.

Nel giudizio dinanzi al Tribunale UE, Nowhere, a sostegno del suo ricorso, ha dedotto un unico motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009. In tale motivo, Nowhere ha sostenuto, in sostanza, che l'unica data rilevante ai fini dell'accertamento dell'esistenza di un diritto anteriore su cui si fondava un'opposizione alla registrazione di un marchio UE era la data di deposito della domanda di registrazione di tale marchio.

L'EUIPO ha sostenuto che tale diritto anteriore dovrebbe esistere non solo a tale data, ma anche alla data in cui l'EUIPO ha adottato la sua decisione definitiva sull'opposizione, vale a dire, nel caso di specie, alla data in cui è stata adottata la decisione controversa.

Il Tribunale UE, nella sentenza emessa nel marzo 2022, ha ritenuto che, secondo una giurisprudenza consolidata, l’esistenza di un impedimento alla registrazione relativo debba essere valutata al momento del deposito della domanda di registrazione di un marchio dell’Unione Europea contro la quale è proposta l’opposizione [sentenze del 30 gennaio 2020, Grupo Textil Brownie/EUIPO - The Guide Association (BROWNIE), T‑598/18, punto 19; del 23 settembre 2020, Bauer Radio/EUIPO - Weinstein (MUSIKISS), T‑421/18, punto 34; del 1° settembre 2021, Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO - Wong (GT RACING), T‑463/20, non pubblicata, in appello, punto 118, e del 1° dicembre 2021, Inditex/EUIPO - Ffauf Italia (ZARA), T‑467/20, non pubblicata, punto 58]. La circostanza che il marchio anteriore possa perdere lo status di marchio registrato in uno Stato membro in un momento successivo al deposito della domanda di registrazione del marchio dell’Unione Europea, in particolare a seguito di un eventuale recesso dall’Unione dello Stato membro interessato, è, in linea di principio, irrilevante per l’esito dell’opposizione (sentenze del 30 gennaio 2020, BROWNIE, T‑598/18, punto 19; del 23 settembre 2020, MUSIKISS, T‑421/18, punto 35, e del 1º dicembre 2021, ZARA, T‑467/20, non pubblicata, punto 59).

Di conseguenza, secondo il Tribunale UE, la circostanza che un’opposizione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 sia fondata su marchi anteriori non registrati utilizzati nella normale prassi commerciale nel Regno Unito e sulla normativa relativa all’abuso di denominazione prevista dal diritto del Regno Unito è irrilevante per quanto riguarda un’opposizione proposta contro una domanda di registrazione di un marchio dell’Unione Europea depositata prima dell’entrata in vigore dell’accordo di recesso e della scadenza del periodo transitorio (v., in tal senso, sentenza del 1° settembre 2021, GT RACING, T‑463/20, non pubblicata, in appello, punti 119 e 120).

Il Tribunale UE ha così ritenuto che dovesse essere accolto il motivo unico proposto dalla ricorrente ed annullata la decisione impugnata.

A seguito del ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale UE, con la pronuncia in esame la Corte di Giustizia UE ribalta la decisione impugnata, articolando il suo ragionamento come segue.

L'opposizione alla registrazione di un segno ha la funzione è dirimere un conflitto reale tra segni nel mercato interno. Se il diritto anteriore (nel caso di specie, i marchi britannici) non è più protetto in alcun territorio dell'Unione al momento della decisione, non esiste più alcun conflitto da prevenire. Registrare il marchio "APE TEES" non danneggerebbe Nowhere Co. Ltd nel territorio UE, poiché i suoi diritti sono ora limitati ad un territorio extra-comunitario. In una situazione in cui il marchio anteriore non gode più di tale tutela, la funzione essenziale del marchio non può più essere compromessa dalla registrazione del marchio UE, poiché il marchio anteriore non è più in grado di svolgere tale funzione essenziale.

Di conseguenza, l'interpretazione del regolamento n. 207/2009 su cui si fonda la conclusione della sentenza impugnata è contraria all'obiettivo generale di tale regolamento di contemperare gli interessi del titolare di un marchio anteriore e quelli dei terzi a disporre di segni idonei a designare i loro prodotti e servizi.

Il marchio UE ha carattere unitario e produce effetti in tutta l'Unione. Ai sensi dell'art. 8(4) del regolamento 207/2009, il segno anteriore deve "conferire al suo titolare il diritto di vietare l'utilizzazione di un marchio successivo". Tale potere di inibitoria deve esistere in uno Stato membro. Con la Brexit, il Regno Unito ha cessato di essere uno Stato membro; pertanto, le norme britanniche sul "passing off" non sono più "leggi di uno Stato membro" applicabili per bloccare un titolo UE. Sul punto la Corte osserva, infatti, che dagli articoli da 54 a 61 dell'accordo di recesso non risulta che le parti di tale accordo abbiano previsto, in deroga a tale principio di territorialità, che un marchio dell'Unione Europea registrato dopo la data di scadenza del periodo di transizione abbia efficacia nel territorio del Regno Unito, anche per il periodo di validità di tale marchio anteriore a tale data. In particolare, tali articoli non stabiliscono alcun nesso tra l'esito di una domanda di marchio dell'Unione europea pendente a tale data e l'esito di una domanda analoga depositata presso le autorità del Regno Unito sulla base dell'articolo 59, paragrafo 1, di tale accordo.

Ne consegue che non può sussistere alcun conflitto tra marchi anteriori tutelati nel Regno Unito e un marchio UE, nel caso in cui quest'ultimo venga registrato dopo la data di scadenza del periodo transitorio, atteso che quest'ultimo marchio avrà, in tale ipotesi, efficacia in un territorio diverso da quello in cui tali marchi anteriori sono tutelati.

Infine, la Corte sottolinea che l'opponente deve mantenere un interesse giuridico attuale. Permettere un'opposizione basata su un diritto estinto (per l'Unione Europea) porterebbe al paradosso di negare la registrazione di un marchio che, una volta registrato, non violerebbe alcuna norma vigente negli Stati dell'Unione.

In conclusione, la Corte di Giustizia UE afferma quanto segue: 

"[...] la Nowhere ha dedotto, a sostegno del suo ricorso, un unico motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, con il quale sostiene, in sostanza, che l'unica data rilevante ai fini della determinazione dell'esistenza di un diritto anteriore sul quale si fonda un'opposizione alla registrazione di un marchio dell'Unione europea è la data di deposito della domanda di registrazione di tale marchio.

Per le ragioni esposte nei punti da 102 a 137 che precedono, tale motivo deve essere respinto, poiché tale diritto anteriore deve continuare a sussistere fino alla data in cui l'EUIPO si pronuncia sull'opposizione fondata su tale diritto, anche nella fase del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, il che non è avvenuto nel caso del marchio invocato da Nowhere a sostegno della sua opposizione.

Nel contesto del presente ricorso, Nowhere sostiene di aver sollevato anche un motivo vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione, sancito dall'articolo 41 della Carta.

Tuttavia, come emerge dal contenuto del suo ricorso introduttivo, sebbene la Nowhere abbia sostenuto che, a causa della mancata presa in considerazione dei suoi diritti anteriori tutelati nel Regno Unito nella decisione controversa, essa ha subito un danno imputabile esclusivamente all'EUIPO, tenuto conto, in particolare, della revoca della prima decisione dell'8 ottobre 2018 della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO, menzionata al punto 39 supra, tale argomentazione è sviluppata a sostegno del suo motivo unico, vertente sulla violazione dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, e non di un motivo distinto e autonomo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione.

Ne consegue che l'azione di Nowhere deve essere respinta".