La gestione dell’IP nei progetti di open innovation

Cosa accade quando si conclude un progetto di open innovation tra due o più aziende? Quali problemi possono scaturire?

Ove Granstrand & Marcus Holgersson cercano di rispondere a questi interrogativi nell’articolo intitolato “The Challenge of Closing Open Innovation: The Intellectual Property Disassembly Problem”, pubblicato sulla rivista “Research-Tecnology Management” e reperibile anche su SSRN.

Prima di iniziare un progetto di open innovation, le parti dovrebbero stipulare accordi che prevedano la gestione futura non solo dei risultati finali della ricerca collaborativa, ma anche di quelli sviluppati al di fuori dello specifico progetto (conoscenze foreground) oppure di quelli ottenuti dopo il termine della collaborazione (postground).

Uno dei partner potrebbe essere incentivato a sviluppare tecnologie complementari o sostitutive e ad utilizzare questi risultati per aumentare il proprio potere negoziale o comunque per diminuire il valore commerciale della tecnologia foreground.

Alcune clausole utilizzate negli accordi di open innovation per consentire la libertà di attuazione e  prevenire futuri problemi tra le parti, sono le seguenti (definite clausole “change-of-technology”):

• “Assign-back”: il licenziatario deve trasferire al licenziante la titolarità di qualsiasi miglioramento che apporta alla tecnologia in licenza;
• “Grant-back”: il licenziatario deve concedere in licenza al licenziante qualsiasi miglioramento apportato alla tecnologia in licenza;
• “Grant-forward”: il licenziante deve concedere in licenza al licenziatario qualsiasi miglioramento inerente alla tecnologia.

Nel caso in cui si verifichino variazioni nella proprietà, possono essere utili le clausole “change-of-control”:

• “Change-of-control”: il licenziante ha il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui il licenziatario sia acquisito da un’altra azienda;
• “No-challenge”: al licenziatario non è consentito mettere in dubbio la validità del brevetto in licenza (presentando un’opposizione se si tratta di una domanda di brevetto ancora in fase d’esame oppure instaurando una causa di nullità nel caso di brevetto già concesso).

Un’ulteriore questione riguarda il fatto che chi detiene una tecnologia sideground o postground potrebbe richiedere delle royalty al partner che decidesse di utilizzarla in ambito commerciale. In questo caso la determinazione della royalty potrebbe essere complicata e anticipare la questione in fase di negoziazione di un accordo di open innovation potrebbe essere la soluzione.

Anche le relazioni sociali sono importanti elementi complementari alle relazioni contrattuali.

Così concludono gli autori:

“It is difficult to contract away such failure factors in a collaboration as arrogance (“Steal with pride”), NIH (“not-invented-here”) syndrome, and hubris (“We don’t need them anymore; we can do it ourselves now”). Good contractual relations are valuable. Good social relations may be invaluable.”

Massimo Barbieri

Technology Transfer Office (Politecnico di Milano)